法律條文

第三十二條 申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。

◆相關法律規(guī)定

（無）

◆知識精要

在我國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標,或者有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。如果申請人明知或者應知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標而予以搶注,即可認定其采用了不正當手段。

◆經(jīng)典案例

原告山東省雪野啤酒有限公司訴被告國家工商行政管理總局商標評審委員會、第三人肇慶藍帶啤酒有限公司商標無效宣告行政糾紛案

[案情簡介]

山東省雪野啤酒有限公司（以下簡稱雪野公司）于2011年12月28日申請第10363868號“藍帶將軍及圖形”商標（以下簡稱系爭商標），指定商品為第32類“啤酒,姜汁啤酒,不含酒精的果汁飲料,水(飲料),蘇打水,番茄汁(飲料),汽水,可樂,姜汁飲料,礦泉水(飲料)”，該商標于2013年3月7日獲準注冊。2013年12月30日，肇慶藍帶啤酒有限公司（以下簡稱藍帶公司）向國家工商總局商標評審委員會提起無效宣告請求，所主張理由包括：在系爭商標申請之前，藍帶公司已經(jīng)在啤酒等商品上使用“藍帶將軍”商標并已經(jīng)有一定影響力，雪野公司對此情況應當知曉，在此情形之下，仍在類似商品上申請注冊與藍帶公司商標文字完全相同的系爭商標，其行為構成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之情形，違反當時商標法第三十一條規(guī)定（即現(xiàn)行商標法第三十二條，下同）。為了證明“藍帶將軍”系藍帶公司在先使用并有一定影響力的商標，藍帶公司提供了如下證據(jù)：1、藍帶公司與美國柏斯特啤酒公司、盈富有限公司之間的關系說明，顯示美國柏斯特啤酒公司為“藍帶”系列商標的所有權人，美國柏斯特啤酒公司許可盈富有限公司使用“藍帶”系列商標，盈富有限公司許可藍帶公司和藍帶啤酒銷售有限公司使用“藍帶”系列商標。2、“藍帶將軍”啤酒部分銷售清單和銷售發(fā)票，顯示其銷售區(qū)域包括北京、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東、浙江、天津等地?！八{帶將軍”啤酒所獲榮譽證書，顯示2012年4月藍帶公司的“藍帶將軍”啤酒廣東省輕工業(yè)協(xié)會啤酒分會、廣東省酒類行業(yè)協(xié)會啤酒分會等單位評為“2012啤酒優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品特等獎”，2013年4月藍帶公司的11.0°P“藍帶將軍”啤酒被中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會評為2012“中國優(yōu)質(zhì)特色啤酒產(chǎn)品”。此外，藍帶公司還提交了“藍帶將軍”產(chǎn)品外包裝設計圖、藍帶公司三亞“新產(chǎn)品上市高端研討會”的相關資料、“藍帶將軍”產(chǎn)品的部分檢驗報告和實物圖片、藍帶公司產(chǎn)品的部分宣傳資料、藍帶公司技術創(chuàng)新所獲獎項及就相關成果向國家申請知識產(chǎn)權保護的文件、媒體對“藍帶將軍”啤酒上市及“七夕”促銷活動的報道、“藍帶將軍”啤酒的宣傳資料等。

雪野公司答辯稱：1.訴爭商標系雪野公司獨創(chuàng)，有其獨特的涉及理念和發(fā)展淵源，是由雪野公司名下“將軍”系列商標的概念演化而來，為雪野公司的核心商標，雪野公司有無可辯駁的在先權利。2、藍帶公司提交的證據(jù)材料均為“藍帶”的使用證據(jù),沒有"藍帶將軍"的使用證據(jù),系爭商標并未構成惡意搶注。3、爭議商標與第1349300號"藍帶"商標(簡稱引證商標)在呼叫、構成要素、整體外觀上差別較大,未構成近似商標。4、雪野公司花費大量的人力、物力和財力對"藍帶將軍"品牌進行了長期的宣傳使用,在相關公眾中已具有較高知名度,系爭商標與雪野公司已建立唯一對應關系。綜上,雪野公司請求對系爭商標予以維持。

2015年1月16日,商標評審委員會作出商評字［2015］第4889號《關于第10363868號“藍帶將軍及圖(指定顏色)”商標無效宣告請求裁定書》(簡稱被訴裁定)。商標評審委員會在該裁定中認為:……根據(jù)商標評審委員會查明事實可知,在爭議商標申請日前,藍帶公司的“藍帶將軍”商標在啤酒商品上已在先使用并具有一定影響。雪野公司與藍帶公司屬于同行業(yè)經(jīng)營者,對于藍帶公司商標理應知曉,在此情形下仍在類似商品上申請注冊與藍帶公司商標文字完全相同的爭議商標,其行為已構成2001年《商標法》第三十一條所指的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并一定影響的商標”之情形……商標評審委員會裁定:爭議商標予以無效宣告。

訴訟過程中,藍帶公司提交了雪野公司使用爭議商標的啤酒產(chǎn)品的實物照片及廣告展示圖片、藍帶公司的“藍帶將軍”啤酒產(chǎn)品實物照片及包裝設計圖片,用以證明雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒產(chǎn)品的主觀意圖,系爭商標在使用中導致混淆的可能性很大。

[爭議焦點]

訴爭商標的注冊是否違反商標法第三十二條規(guī)定，即，是否構成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并一定影響的商標”之情形。

[案件分析]

《商標法》第三十二條規(guī)定,申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。在我國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標,或者有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。如果申請人明知或者應知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標而予以搶注,即可認定其采用了不正當手段。

本案中,藍帶公司提交的銷售合同、發(fā)票、榮譽證書等證據(jù)可以證明藍帶公司在啤酒商品上使用的文字“藍帶將軍”能夠起到區(qū)分商品來源的作用,可以作為未注冊商標予以保護。系爭商標“藍帶將軍及圖(指定顏色)”與藍帶公司的未注冊商標“藍帶將軍”相比,中文部分同為“藍帶將軍”,雖然爭議商標還有其他構成要素,但并未形成顯著區(qū)別,構成近似標志。二者共同使用在啤酒等同一種或類似商品上,易使相關公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認,構成近似商標。在案證據(jù)可以證明在爭議商標申請日前,藍帶公司及其關聯(lián)公司已將"藍帶將軍"商標使用于啤酒等商品上,銷售區(qū)域包括北京、河北、黑龍江、吉林、遼寧、山東、浙江、天津等地,藍帶公司的“藍帶將軍”商標在啤酒商品上已在先使用并具有一定影響。在藍帶公司的“藍帶將軍”啤酒的銷售范圍覆蓋雪野公司所在地山東的情況下,雪野公司作為藍帶公司的同行業(yè)經(jīng)營者,應當知曉藍帶公司的“藍帶將軍”商標已經(jīng)在先使用并有一定影響。在此情況下,雪野公司仍然在啤酒等與藍帶公司“藍帶將軍”商標使用的商品相同或類似的商品上注冊與“藍帶將軍”商標中文部分完全相同的商標,屬于《商標法》第三十二條規(guī)定的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的情形。

根據(jù)藍帶公司提交的雪野公司使用爭議商標的啤酒產(chǎn)品的照片及廣告展示圖片,可以認定雪野公司使用爭議商標的啤酒產(chǎn)品的包裝設計與眾多知名啤酒品牌,包括藍帶公司的“藍帶將軍”啤酒的包裝設計相類似,雪野公司并未充分說明該行為具有合理事由,難謂正當,可以判斷雪野公司具有以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。

【引以為鑒】

本案是適用商標法第三十二條規(guī)定保護未注冊商標的典型案例，案件關鍵點在于如何認定在先商標是否“已經(jīng)使用并有一定影響”，以及是否“采用了不正當手段”。

關于“已經(jīng)使用并有一定影響”，本案第三人藍帶公司在評審階段提交的證據(jù)可以證明：1、在爭議商標申請日前,藍帶公司已經(jīng)使用“藍帶將軍”標識，能夠起到識別商品來源的作用；2、爭議商標與藍帶公司所使用“藍帶將軍”構成近似；3、爭議商標所注冊商品與“藍帶將軍”商標使用的啤酒商品構成相同或類似；4、“藍帶將軍”啤酒銷售區(qū)域包括東北、華北以及華東市場,并且獲評“2012啤酒優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品特等獎”、“2012中國優(yōu)質(zhì)特色啤酒產(chǎn)品”等,能夠證明“藍帶啤酒”商標已經(jīng)具有一定影響。在這種情況下，爭議商標若使用在啤酒等同一種或類似商品上,易使相關公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認。

關于是否“采用了不正當手段”，藍帶公司提供的材料可以證明：1、“藍帶將軍”啤酒銷售范圍覆蓋雪野公司所在地山東及周邊省份,故這種影響已經(jīng)及于或能夠及于雪野公司；2、雪野公司與藍帶公司屬于同行業(yè)經(jīng)營者，具有知曉的便利條件；3、相關證據(jù)還在一定程度上表明了雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒產(chǎn)品的主觀意圖。這些情況能夠推斷雪野公司是在知曉或者應當知曉藍帶公司的“藍帶將軍”商標已經(jīng)在先使用并有一定影響的情況下申請注冊爭議商標。 

在絕大多數(shù)同類案件中，認定在先商標是否已經(jīng)“有一定影響”，以及是否“采用了不正當手段”，往往具有較大難度。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中明確,“在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標,或者有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認定其屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。如果申請人明知或者應知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標而予以搶注,即可認定其采用了不正當手段。”但是，“一定范圍的相關公眾所知曉”至少應當是多大范圍？“有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等”，需要達到什么樣的時間范圍、地域范圍、銷售數(shù)量或者廣告宣傳程度？這些判斷起來都有一定的模糊性。

對此，本文認為，對于這兩個問題的理解和判斷，應當放在我國商標法對未注冊商標保護制度的體系中進行，以便更好地厘清邊界。具體來說就是，我國主要實行注冊制的商標取得制度，但為了矯正純商標注冊取得制度的弊端，商標法在商標授權確權領域設置了保護未注冊商標的制度。表現(xiàn)為四種情形：第一、對未注冊馳名商標予以保護（第十三條第二款）；第二、不得以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標（第三十二條）；第三、不得以其他關系搶注（第十五條第二款）；第四、不得以代理人、代表人關系搶注（第十五條第一款）。商標法之所以保護這些未注冊商標，簡要歸納，一方面是這些商標雖然尚未申請注冊，但經(jīng)使用而具備值得保護的商譽價值；另一方面，誠實信用原則是市場經(jīng)濟活動的基本道德準則，商標法要制止那些違反誠實信用原則的搶注行為。

據(jù)此歸納起來，我國商標法中未注冊商標保護的四種情形有兩個“內(nèi)核”，一個是商標經(jīng)使用所具備的商譽價值，具體表現(xiàn)為經(jīng)使用所獲得的“知名度”，另一個是搶注人所表現(xiàn)出的惡意程度，表現(xiàn)在“惡意”上。四種情形在兩個“內(nèi)核”上的具體要求不同，相互之間存在緊密的邏輯聯(lián)系：在“知名度”要求方面呈遞減關系，未注冊馳名商標保護條款要求最高（“馳名商標”），不正當手段搶注條款要求次之（“已經(jīng)使用并有一定影響力”），其他關系搶注再次之（“在先使用”），代理人、代表人關系搶注條款要求最低（對使用無要求）。與之相應的，四種情形在“惡意”問題上呈遞增關系，未注冊馳名商標保護條款要求最低（“復制、摹仿或者翻譯”本質(zhì)上指商標近似），不正當手段搶注條款要求次之（“不正當手段搶先注冊”），其他關系搶注再次之（“合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在”），代理人、代表人關系搶注條款要求最高（“代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊”，這種行為是對誠信體系構成極大破壞）。

基于上述分析，回到前文提出的問題，將商標法第三十二條規(guī)定中的兩個核心問題“有一定影響”和“采用了不正當手段”，放到我國商標法對未注冊商標保護制度的體系中進行理解，尋找邊界。具體來說就是，是否“有一定影響”，即知名度的要求，應當是介于未注冊馳名商標保護條款和其他關系搶注條款之間，低于馳名商標的知名度要求，高于“在先使用”的基礎要求；而對于是否“采用了不正當手段”，即“惡意”方面的要求，應當高于未注冊馳名商標保護條款（商標近似），低于其他關系搶注條款（“合同、業(yè)務往來關系等特定關系”）。在這個限度內(nèi)，對于將商標法第三十二條規(guī)定中的兩個核心問題是否“有一定影響”和是否“采用了不正當手段”，在個案中動態(tài)把握，比如在先使用商標知名度明顯很高的，對于“采用了不正當手段”的要求應當更低一些；相反，如果是明顯“采用了不正當手段”的，對于知名度的要求則稍放低一些。也就是說，不能在兩方面都設置很高的保護門檻，既要求具有很高的知名度（接近于馳名商標），又要求具有明顯的惡意程度（存在合同、業(yè)務往來等特點關系而明顯知曉）。