企業(yè)經(jīng)常會咨詢這樣的問題：公司擬啟用某新的商標，是否有侵權(quán)風險？商標注冊周期相對較長，未注冊的情況下即投入使用，是特別常見的事情，這個過程中尤為重要的就是提前判斷和排除風險。要回答此類問題，大概需要做這樣幾件事情：第一、查詢企業(yè)擬使用的商標是否已被注冊；第二、如果已被注冊，那么侵權(quán)風險程度如何？第三、在有侵權(quán)風險的情況下，是否有相關(guān)措施可以降低甚至是規(guī)避侵權(quán)風險？本文將詳細討論實務(wù)中如何處理這些問題。
一、做查詢，確定是否有在先申請注冊
查詢是判斷風險的基礎(chǔ)，這項工作是否準確和細致，將直接影響最終結(jié)論。
1、確定查詢的類別和類似商品服務(wù)群組
要先了解清楚擬使用在什么樣的業(yè)務(wù)上，然后結(jié)合這些具體的業(yè)務(wù)，對應(yīng)到《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的類別，以及具體的類似商品服務(wù)群組與項目。由于區(qū)分表與市場實際中的商品服務(wù)不完全一致，有的情況下某些業(yè)務(wù)在區(qū)分表中沒有對應(yīng)項目，難以直接歸類到某一個群組去，這就需要結(jié)合業(yè)務(wù)特點，確定相關(guān)的一個或多個群組。比如“噴碼機”在區(qū)分表中找不到對應(yīng)的項目，就需要結(jié)合其功能、用途分別歸類到第7類“印刷機器”所在的0705群組和第9類“打印機”所在的0901群組，并基于相關(guān)性程度確定以其中哪一個為主。在分析這些業(yè)務(wù)特點進行歸類時，建議主要看這些業(yè)務(wù)到底能夠給消費對象帶來什么樣的使用價值，以此作為歸類標準，否則標準越多，劃分越難。查詢則以具體的類似商品或服務(wù)群組為基礎(chǔ)，可以考慮將對應(yīng)的群組作為重點查詢，其他相關(guān)聯(lián)的群組作補充查詢。
實務(wù)中常見的錯誤是要么走偏，要么不全。比如，只要涉及APP，不管是做外賣的APP還是打車APP乃至做維修的APP，都把第9類0901軟件確定為核心。實際上，各行各業(yè)在經(jīng)營過程中涉及到“互聯(lián)網(wǎng)+”的思路，都可能會使用APP作為工具，APP這種程序并非企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的本質(zhì)，做外賣、打車、維修等等才是服務(wù)本質(zhì)。當然，APP作為經(jīng)營過程中的重要“工具”，能夠在相當程度上改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)開展方式并極大提升效率，與業(yè)務(wù)的相關(guān)性比較強，在評估過程中也需要一并考慮。
2、查詢在先相同或近似商標
查詢以確定好的類似商品服務(wù)群組為基礎(chǔ)?？梢韵茸鱿嗤樵?，再做近似查詢。近似查詢除了查詢擬使用商標本身，還需要分析其顯著部分進行查詢，如“恒大地產(chǎn)”的顯著部分是“恒大”；或者對其顯著部分進行拆分查詢，如“王者榮耀”拆分為“王者”和“榮耀”；或者對擬查詢商標加上行業(yè)慣用詞匯進行查詢，如“摩拜”加上“單車”查“摩拜單車”，具體視商標本身的情況而定。
由于現(xiàn)有注冊商標量很大，多數(shù)情況下都會有在先相同或近似商標（以下稱“在先商標”），查到的結(jié)果應(yīng)當列全。不能因為查到了一枚相同或明顯近似的商標，就將其確定為唯一障礙，而忽略其他的近似程度稍低的商標。比如，有些商標近似程度不高，但商品關(guān)聯(lián)性更強，甚至該注冊人發(fā)動維權(quán)的可能性更高等等，帶來的風險會更大。又比如，在更為近似的商標被排除后，這些近似程度稍低的商標可能就構(gòu)成主要障礙。一些已駁回的商標也是有參考價值的，通過這些駁回商標，分析駁回原因，有助于更準確地判斷相關(guān)群組的主要在先商標是哪些。查到的在先商標比較多的，建議按照申請時間排序，而不是近似程度排序，這樣更方便對相關(guān)權(quán)利的先后做出判斷，因為商標權(quán)利沖突最關(guān)鍵的就是比較先后，看申請日早晚。
3、核實商標的確切狀態(tài)
近似查詢只是基礎(chǔ)，進一步核實狀態(tài)會找出很多有價值的信息。如果查到的商標正在申請中，則需要進一步分析其注冊成功的可能性，駁回可能性高的一般不構(gòu)成主要障礙（當然也存在提起復審等不可預測因素）；駁回可能性低的則較可能構(gòu)成難以解決的障礙。如果已經(jīng)注冊，則核實和分析其權(quán)利的穩(wěn)定性，比如是否可能會被撤銷或者無效。如果注冊已滿三年，則可考慮撤銷三年不使用的可行性。如果正在被異議、被無效宣告、被撤三或者有相關(guān)記錄，則要考慮商標是否存在除了申請人之外的其他利益訴求主體，這種情況下的潛在風險更需要警惕。注冊時間非常長的商標，則關(guān)注是否有按時續(xù)展，甚至是其注冊人是否已注銷等等。
受限于目前公開數(shù)據(jù)的精確性，一些商標信息數(shù)據(jù)并不準確。比如公開數(shù)據(jù)顯示的商標注冊服務(wù)項目，可能是申請時指定的項目，而審查過程中被駁回的項目并沒能顯示出來，這會對風險判斷形成干擾。因此，商標流程中只要有“駁回或部分駁回”的記錄，就一定要通過商標公告核實，確定實際核準注冊的項目。另外，需要謹慎對待查詢工具所顯示的無效等信息，不確定的信息要通過不同查詢工具進行核實。
除了商標狀態(tài)信息之外，還可以進一步核實其他有價值的參考信息。比如注冊人名下商標數(shù)量是多還是少，查到的近似商標屬于注冊人的核心類別還是非核心類別，是重要商標還是非重要商標，注冊意圖到底是用于使用、出售、防御還是儲備等。不同情形下的風險程度以及對應(yīng)策略會有差別。
4、影響風險判斷的其他信息
核實商標注冊人及經(jīng)營信息。比如通過企業(yè)信用網(wǎng)站等核實注冊人是否有被注銷或吊銷的情況，是否有經(jīng)營在先商標所涉業(yè)務(wù)的資質(zhì)，是否具備使用在先商標的條件。公司規(guī)模大小及產(chǎn)品情況如何，是否生產(chǎn)經(jīng)營在先商標所指定商品等。核實與商標注冊人及關(guān)聯(lián)企業(yè)所處的地域范圍是否相近。通過網(wǎng)絡(luò)查詢商標的使用信息，是否涉及在先商標的使用，具體使用在什么產(chǎn)品上，與企業(yè)擬使用業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性如何。此外，還可以關(guān)注商標注冊人是否發(fā)起過侵權(quán)訴訟，或者行業(yè)內(nèi)是否侵權(quán)訴訟多發(fā)等。
二、做判斷，評估侵權(quán)風險有多高
風險判斷除了考慮商標本身的近似程度和商品關(guān)聯(lián)程度之外，還需要結(jié)合多方面因素進行綜合考量。
1、近似判斷的尺度
一般來說，商標相同或近似程度高的，風險會比較高。不過需要注意的是，商標使用風險評估中的商標近似判斷與商標注冊審查過程中的判斷尺度有差異，大體來說是前者的尺度更松，后者的尺度更緊。因為注冊審查過程中主要是對商標標識本身做出對比判斷，而商標使用侵權(quán)判斷中的近似判斷涉及到多方面的市場因素，影響到混淆可能性的最終結(jié)論。實務(wù)中常有不區(qū)分差異，一律從標識近似角度直接得出侵權(quán)結(jié)論的情況。
2、商品關(guān)聯(lián)性的影響
商品關(guān)聯(lián)性越強，侵權(quán)風險越高。道理很簡單，但是查詢和評估過程中經(jīng)常容易忽視這方面問題，比如侵權(quán)判斷時并沒有充分考慮到與在先商標指定商品的相關(guān)性，不加區(qū)分地只對標識近似程度做判斷。具體表現(xiàn)在，不分商品到底是完全相同還是按照區(qū)分表類似，甚至出現(xiàn)上文提到的對商品信息核實不夠準確，在某些關(guān)鍵群組商品已經(jīng)被駁回的情況下仍認為風險較高。如果商品按照區(qū)分表相同，判斷時需要更加謹慎。另外商標侵權(quán)案件中的商品類似判斷，存在個案認定的問題，會有一些主觀判斷的因素，需要結(jié)合商品本身的關(guān)聯(lián)程度以及在先案例進行綜合評估。參考在先案例時需要注意個案差異。
3、在先商標的顯著性
商標的固有顯著性會影響到侵權(quán)判斷。如果查到的在先商標屬于行業(yè)內(nèi)的通用詞匯，或者對商品原料、成分、功能、用途、型號等特點存在描述性，則顯著性更弱，被判為侵權(quán)的可能性相對稍低；如果在先商標不屬于日常生活中的固定搭配，而是由注冊人臆造而成，則顯著性程度更高，使用侵權(quán)風險會相對更高。
4、在先商標使用情況
查到的在先商標如果已經(jīng)使用，則意味著對其注冊人的價值會更大，重視程度更高，維權(quán)的可能性也就大一些，并且排除這些在先商標的可能性也就越小。而如果在先商標沒有使用的，或者沒有使用可能的，則發(fā)生侵權(quán)訴訟的可能性相對稍低，或者被判為侵權(quán)的可能性相對稍低，或者賠償額會相對更低。如果商標已大量使用且擁有較高的知名度，被判為侵權(quán)的可能性會更大，且賠償額會更高，這種情況下需要盡量避免發(fā)生沖突。
5、主觀因素的考量
企業(yè)使用商標的意圖以及使用效果方面是否存在攀附他人商譽的可能性，也是判斷侵權(quán)風險過程中需要考慮的。盡管主觀意圖并非侵權(quán)判斷的構(gòu)成要件，但存在攀附惡意的，導致混淆的可能性會相對更高，可能會成為判斷侵權(quán)的參考因素。另外，主觀因素及表現(xiàn)出來的攀附效果是確定賠償額的重要因素，非善意使用與他人相同或近似商標的，賠償額往往會明顯更高。有鑒于此，如果企業(yè)確實存在非善意傾向，則需要注意明確提示風險和后果，能更換的要更換，能修改的則修改。
6、使用產(chǎn)品特點
商標使用產(chǎn)品特點決定了消費者的識別能力和注意力程度，與混淆可能性密切相關(guān)，會影響到侵權(quán)判斷。如果是價格昂貴的大宗商品，消費者的注意力程度更高，識別能力更強，更難以發(fā)生混淆，汽車品牌本田“ ”與現(xiàn)代“ ”能夠共存于市場就是例證，也確實不太會出現(xiàn)消費者錯將本田汽車買成現(xiàn)代汽車的情況，或者想買“奧迪”結(jié)果買回了“奧拓”的情況。而產(chǎn)品若為價格相對低廉的快消品，消費者的注意力程度更低，識別能力也相對稍弱，更容易發(fā)生混淆，比如買方便面時誤將“康師傅”買成“康帥博”，買洗衣服時又將“雕牌”買成“周住牌”，這些情況比比皆是。
7、商標使用周期及流通范圍
如果擬投入的產(chǎn)品是短期的，則考慮相應(yīng)期間內(nèi)的風險，比如某一款互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在研發(fā)時就預估了生命周期，這個周期可能會短于商標注冊所花時間。有些商品是時令性的，比如粽子重點突擊端午節(jié)前的市場，月餅僅在中秋前熱銷，啤酒的銷售旺季在夏季等，則需要重點考慮關(guān)鍵時間節(jié)點的被訴風險以及發(fā)生行為保全的可能，銷售旺季發(fā)生訴訟禁令影響是非常大的。如果流通范圍僅在某個區(qū)域，則主要考慮此區(qū)域內(nèi)的風險，如白酒行業(yè)經(jīng)常會做一些省級區(qū)域或銷售大區(qū)的定制化產(chǎn)品，侵權(quán)風險判斷的重點則在該區(qū)域內(nèi)的工商執(zhí)法特點及訴訟狀況。有些產(chǎn)品是小批量的，比如作為贈品在某次促銷活動中使用，有些產(chǎn)品則是為某特定的大企業(yè)或團體內(nèi)部定制而并不在市場流通，這種情況下風險判斷的尺度可以適當放寬。如果產(chǎn)品需要在網(wǎng)店上銷售，則考慮到平臺處理投訴的特點，比如有些平臺處理投訴時對商品注冊類別的區(qū)分不是太細致，只要有注冊證，就會有下架的風險，這種情況下的風險判斷就需要擴大類別范圍。
8、合理的抗辯理由
比較常見的，考慮是否存在敘述性合理使用的抗辯空間，比如標志本身構(gòu)成對產(chǎn)品的通用名稱、圖形、型號、質(zhì)量、原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的直接描述，甚至是對產(chǎn)地地名的客觀表述，按照法律規(guī)定，屬于這些情形的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用?？紤]在先商標是否有連續(xù)三年不使用情形而可以不予賠償?shù)目罐q，當然，即便是不賠償，被判停止使用影響也是比較大的。
9、發(fā)生糾紛的可能性
除了評估理論上的侵權(quán)風險，還要考慮實際發(fā)生糾紛的可能性。如果在先商標對其注冊人的重要程度高，比如在先商標是注冊人在主營業(yè)務(wù)上的核心商標，則發(fā)生糾紛的可能性相對更高；如果是注冊人出于防御目的而注冊，則發(fā)生糾紛的可能性相對更低。與在先商標注冊人及關(guān)聯(lián)企業(yè)所處的地域范圍相近的，發(fā)生糾紛的可能性相對更大，相距很遠的則可能性相對更小，當然地域性因素對糾紛可能性的影響，在依賴于固定住所的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)會明顯些，在流通產(chǎn)品方面影響不那么明顯。如果注冊人的目的在于出售，則較可能通過發(fā)函甚至訴訟的方式索取轉(zhuǎn)讓費、許可費或賠償金。在先商標注冊人曾有過發(fā)起工商投訴、侵權(quán)訴訟等記錄的，或者行業(yè)內(nèi)商標權(quán)糾紛多發(fā)的，則需要重點注意實際發(fā)生糾紛的可能。
三、給建議，告訴企業(yè)到底怎么做
1、給出明確的侵權(quán)風險程度
經(jīng)過查詢和評估，侵權(quán)風險程度一定要明確出來，為企業(yè)做決策提供有效參考。對于風險比較高的情形，比如相同商品上存在相同商標的“雙相同”情形，在先商標權(quán)利穩(wěn)定且大量使用的情形等，一般建議企業(yè)盡量不要使用。如果風險相對可控，則考慮給出降低或規(guī)避風險的建議和具體措施。
2、如何降低或規(guī)避侵權(quán)風險
考慮對擬使用商標進行修改，比如增加或者減少文字，增強與在先商標的區(qū)分（需要注意增減之后再做查詢）。將擬使用的商標在設(shè)計上進行縮小處理，降低在整個包裝上的視覺面積占比；或者將擬使用的商標進行變形化設(shè)計或模糊化設(shè)計，降低在這個包裝上的視覺沖擊力，這些方式不足以規(guī)避侵權(quán)風險，但是可以在一定程度上降低混淆可能性，能夠降低一些侵權(quán)風險或者賠償金額。將擬使用的標志與企業(yè)已有的注冊商標組合在一起使用，與在先的商標形成一定的差異。
這個過程中要用好潛在的抗辯理由。比如，若有敘述性合理使用的抗辯可能性，則在標志設(shè)計方面進一步強化這種效果，在白酒包裝上使用“紅花瓷”的，在已經(jīng)存在“紅花瓷”注冊商標的情況下，修改為“紅花瓷包裝”、“紅花瓷裝”使用，當然這種描述要客觀合理，比如包裝瓶確實是紅花瓷風格。如果是做牙膏牙刷產(chǎn)品，確定消費對象為男士的，在已有“男士”注冊商標的情況下，則考慮使用成“男士專用”、“男士?？睢薄Ｈ粼谙壬虡舜嬖谶B續(xù)三年不使用可提出不予賠償抗辯的，可以作為判斷風險程度的參考，但也要明確，這一理由不足以規(guī)避被判侵權(quán)的風險——若侵權(quán)成立，即便是不賠償，判令停止使用的影響也是很大的。
3、必要時“釜底抽薪”
如果查到的在先商標已經(jīng)注冊滿三年且沒有使用記錄，可以考慮提起撤銷三年不使用申請。如果涉及缺乏顯著性等違反注冊事由的情況，可以提起無效宣告。如果已經(jīng)成為通用名稱，可以考慮提起撤銷通用名稱申請，當然撤銷通用名稱的舉證難度或比無效宣告難度大，這種情況還是優(yōu)選無效宣告。當然，能夠支出合理費用購買在先商標的，則有助于從根本上解決問題，這是非常值得考慮的方向。
4、自身確權(quán)很重要
如果經(jīng)過評估擬使用商標有注冊成功的機會，則盡早遞交申請注冊。申請注冊涉及到對在先商標的撤三、無效宣告或者撤銷通用名稱的，則需要銜接好時間。如果擬使用商標通過比較困難的，則需要做一些修改進行申請。成功注冊是有效排除侵權(quán)風險的重要方式，但如果注冊不成功，駁回記錄可能會增加一些被判侵權(quán)的風險，這是需要謹慎權(quán)衡的。
四、必要的補充說明
本文討論的是評估商標侵權(quán)風險的一般思路，具體做法并不是絕對的，要結(jié)合實際情況來把握。實務(wù)中的相關(guān)因素更加復雜多變，給出一個最終結(jié)論往往有困難，這個過程中的責任心和經(jīng)驗極為重要：需要核實的基礎(chǔ)信息是多方面的和繁雜的，工作量非常大，沒有足夠的責任心很難做到位；而侵權(quán)風險涉及到多方因素，涉及到對大量信息的整合與判斷，以及對司法判例的大量積累與動態(tài)跟進，需要有足夠的經(jīng)驗積累和知識更新。
商標風險評估工作中最讓人為難的是如何平衡法律風險與商業(yè)需求之間的矛盾關(guān)系。一方面，很多時候理論上的侵權(quán)風險是客觀存在的，并且作為一名法律工作者，思維方式往往是比較嚴謹甚至是保守的；另一方面，企業(yè)做風險排查的初衷并不在于斃掉一個又一個所青睞的商標名，而是盡量在風險可控的情況下使用其認為商業(yè)價值較高的商標。這個過程中，筆者認為，首先需要將法律風險明確提出來，這是我們做侵權(quán)風險評估的基本職責所在，然后在此基礎(chǔ)上考慮降低甚至規(guī)避風險的可能性及方法，切勿本末倒置，給使用帶來侵權(quán)隱患。
企業(yè)在啟用一個新品牌、使用一款新包裝過程中，僅僅按照上述方式評估商標侵權(quán)風險還不夠，還需要排除其他法律風險。比如反不正當競爭法中“知名商品特有名稱、包裝、裝潢”條款的風險，廣告法中極限用語、虛假宣傳等違法風險，著作權(quán)法中侵權(quán)美術(shù)作品的風險，甚至還有商標法里違反禁用條款的問題，以及品牌被淡化、被通用化的風險。只有充分考慮到多方面的因素，才能給出一個最終答案，企業(yè)才能做出一個相對最優(yōu)的選擇。限于篇幅，這些內(nèi)容筆者將另撰文討論。
