在筆者的涉外商標代理實踐中,常發(fā)現(xiàn)有國內企業(yè)未按時遞交使用證據(jù)導致國際商標注冊申請無效。在全球各國注冊商標時,目前常見的需提交使用證據(jù)的國家有7個:美國、加拿大、菲律賓、波多黎各、莫桑比克、柬埔寨、海地。筆者結合多年的國際商標代理實踐經驗,現(xiàn)對這7個國家提交使用證據(jù)的相關規(guī)定進行如下介紹:
1. 美國:在美國提交使用宣誓主要有兩種情況,一種是在官方核準商標注冊時,一種是在商標核準注冊后第5-6年間。在美國提交商標注冊申請時,需要明確說明提交基礎,提交基礎分為4種,即:基于意向使用、基于實際使用、基于馬德里國際申請、基于國內注冊(或申請)。使用證據(jù)提交時間對應如下:1)、基于意向使用申請的(即:申請?zhí)峤粫r,商標尚未在美國投入使用),一般須在核準公告結束后6個月內提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則商標將不能被核準注冊;另,在商標注冊后申請人須在注冊后(自注冊日開始計算)第5-6年內,注冊后第9-10年內分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊商標將會被撤銷。2)、基于實際使用申請的(即:申請?zhí)峤粫r,商標已經在美國投入使用),須在商標申請?zhí)峤粫r一并提交使用證據(jù),否則商標將不能被核準注冊;另,在商標注冊后申請人須在注冊后(自注冊日開始計算)第5-6年內,注冊后第9-10年內分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊商標將會被撤銷。3)、基于馬德里注冊指定美國的,須在美國核準注冊(非馬德里國際注冊日)后第5-6年內提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊商標將會被撤銷。4)、基于國內注冊的,商標注冊后申請人須在注冊后(自注冊日開始計算)第5-6年內,注冊后第9-10年內分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊商標將會被撤銷。
美國商標法律對提交第5-6年使用宣誓有兩種規(guī)定:一種是直接僅僅提交使用宣誓和使用證據(jù),一種是在提交使用宣誓和使用證據(jù)的同時提交“不可爭辯性宣誓”。若在提交使用宣誓時同時提交“不可爭辯性宣誓”,則任何人不能因缺乏顯著性或在先使用等理由對該注冊商標提出撤銷。提交使用宣誓需要提供使用證據(jù),通常需要至少一張表明商標在指定的某一個商品上在美國實際使用的圖片。若商標僅使用在部分注冊的商品上,則未投入實際使用的商品要被刪除。
2. 加拿大:在加拿大提交使用宣誓不是所有的商標注冊都必須的一個程序。在加拿大提交商標注冊申請時也需要說明商標申請基礎,分為3種,即:基于意向使用、基于實際使用、基于國內注冊(或申請)?;谝庀蚴褂玫纳虡吮还俜匠鯇復ㄟ^后,需要提交使用宣誓,提交使用宣誓的目的是確定商標在指定商品上在加拿大已投入實際使用;提交使用宣誓后,商標才能被核準注冊并頒發(fā)注冊證。與美國不同的是,一旦商標注冊成功,注冊后不需要申請人每隔一段時間再主動提交使用宣誓或使用證據(jù)來維持權利。但是,一旦被他人以連續(xù)3年不使用提出撤銷的,商標權利人應在官方規(guī)定的時間被申請不使用日期前3年內的使用證據(jù),以避免由于商標注冊后未實際使用被官方裁定撤銷。三年不使用撤銷,官方采用“不告不理”的原則。
不過,目前加拿大正在醞釀商標法改革,已提到要廢除上述使用宣誓提交制度,對國內的一些想在加拿大保護性注冊商標的企業(yè)而言可能是個好事情。
3. 菲律賓: 在菲律賓商標注冊需提交2次使用宣誓,第一次是在商標申請后三年內(自申請日開始計算)提交3年使用聲明,第二次是在注冊后(自注冊日開始計算)提交5-6年使用聲明,要注意兩次使用證據(jù)提交的起始日期計算方式不同。兩次提交使用宣誓都需要申請人提供3-5張商標在指定商品/服務上在菲律賓實際使用的圖片,同時提供商品/服務在菲律賓的使用的相關信息。使用宣誓書需要在國內辦理公證,否則菲律賓官方不予認可,這點與美國和加拿大只需簽字確認相比,手續(xù)上要嚴格一些。對于一標多類的申請,使用宣誓可以通過一份文件辦理,但使用證據(jù)需要每個類別分別體現(xiàn),至少每個類別體現(xiàn)一種注冊商品/服務的使用。
同時,在菲律賓于2012年加入馬德里體系后,針對馬德里申請指定菲律賓的商標使用證據(jù)提交也做了新的補充規(guī)定,即:需要在國際注冊日起的3年內提交使用聲明,以及在核準注冊后的5-6年提交使用聲明,要注意這兩次使用證據(jù)提交起始日期的計算方式也不同。
4、波多黎各:該國使用證據(jù)提交的時間要求與菲律賓比較相像。若以意向使用為由提交商標申請的,需要在商標申請日起的3年內提交使用證據(jù)。所有注冊商標需要在注冊日起的第5-6年和9-10年分別提交使用證據(jù)。若不能按時提交的,商標權利人可以向官方申請延期1年提交,但是延期申請能否被官方接受則由官方根據(jù)實際情況決定。該國與菲律賓不同的是,提交使用證據(jù)圖片即可,不用辦理使用宣誓書的公證認證手續(xù)。
5. 莫桑比克:商標權利人須在商標注冊之日起每五年提交使用宣誓,若是辦理續(xù)展的可以不用再同時提交使用宣誓。若在法定時間內未提交使用宣誓的,任何第三方均對該注冊商標提出的撤銷申請將得到官方的直接支持。同時,即使注冊后沒有第三方申請撤銷,雖然在注冊薄中保持著已注冊的狀態(tài),但無法阻止他人在后申請注冊相同或近似的商標,相當于失效,也無法有效維權。但是,該國也比較特殊,若是權利人未能在法定時限內提交使用證據(jù),只要在被他人申請撤銷前能主動提供有效使用證據(jù)的,商標權利則可予以恢復,可以對抗他人的在后申請、不使用撤銷申請和商標侵權行為。
6. 柬埔寨:柬埔寨商標法規(guī)定商標所有人須在商標注冊后第5-6年間提交商標使用宣誓或未使用聲明,若在規(guī)定的時間內未提交使用宣誓或合理的未使用聲明,他人對該商標提出撤銷時,將很容易被撤銷掉。
7. 海地:商標法規(guī)定商標注冊人應在商標核準注冊后第5-6年提交相關使用證據(jù),無正當理由未提交使用宣誓或未使用宣誓的,商標將自動失效。
上述各國對使用證據(jù)提交的要求雖各不相同,但各國對申請注冊商標需要提交使用證據(jù)的立法目的是一致的,即:要求商標在當國應投入實際商業(yè)使用。提交使用證據(jù)程序是對商標權利人商標使用狀況的一種監(jiān)督。若不提交使用證據(jù),則意味著商標權利人沒有使用其商標,或也沒有打算使用其商標,應把商標權交回公共領域,讓該商標發(fā)揮應有的價值,以防止商標持有者一直閑置不用而浪費公共資源。
雖然實踐中前述各國的使用證據(jù)提交制度對國內有些企業(yè)進行國際保護確實造成了障礙,但從有效釋放商標資源、打擊商標搶注等角度來看,還是有積極的意義的。筆者在此簡要總結,希望對國內企業(yè)保護、管理、維護其國際商標時有一定的幫助。
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