關(guān)于“修改超范圍”的一點(diǎn)想法
1905-07-09
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在專利的審查過程中,特別是對(duì)于發(fā)明申請(qǐng)而言,很少有不經(jīng)過修改而被直接授權(quán)的情況。另一方面,倘若撰寫的新申請(qǐng)未經(jīng)(實(shí)質(zhì)性)修改(縮小獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍)而被直接授權(quán),那么該申請(qǐng)的撰寫可能并不是合適的,因?yàn)檫@或許是由于初始撰寫的權(quán)利要求的保護(hù)范圍過小才使得無修改授權(quán)。但無論如何,審查過程中的修改都顯得尤為重要。
對(duì)于已提交的發(fā)明申請(qǐng)而言,能夠修改的時(shí)機(jī)通常概括為兩種,一種是在公開后提實(shí)審時(shí)或進(jìn)實(shí)審三個(gè)月內(nèi)作出的主動(dòng)修改,這種主動(dòng)修改一方面可能是為了擴(kuò)大或重置原權(quán)利要求的保護(hù)范圍,另一方面可能是根據(jù)同族申請(qǐng)的在先審查而預(yù)見性地克服可能的缺陷;而另一種修改時(shí)機(jī)是在答復(fù)OA階段中為克服審查員指出的缺陷或加快審查程序而進(jìn)行的必要修改。
在上述這些修改中,不論修改的時(shí)機(jī)與修改的內(nèi)容,都要遵循專利法33條的規(guī)定,即不得超出原始公開范圍。
這里指的“不得超出原始公開范圍”并不僅僅要求將修改限制在原始公開的范圍內(nèi),而是更嚴(yán)格地要求所作的修改必須記載在原權(quán)利要求和說明書中或可以毫無疑義地從原權(quán)利要求和說明書中得出。如果所作的修改超出了上述兩個(gè)范圍,則很可能會(huì)被認(rèn)為是修改超范圍。
獲得審查員對(duì)修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)不僅能夠在提交修改前對(duì)所作修改進(jìn)行預(yù)先判斷,以有效地建議客戶避免被指超范圍的問題,還能夠在審查員指出修改超范圍問題后有效地判斷審查員的意見并建議客戶如何克服該問題。
對(duì)于明顯超范圍或者所作修改完全記載在原說明書或權(quán)利要求書中的這兩種情形,顯然很容易判斷,也很少出現(xiàn)爭(zhēng)議。但大多數(shù)情形是介于二者之間,既未明確地記載在原說明書或權(quán)利要求書中,又似乎是有據(jù)可依,能夠根據(jù)原文記載加上一些推定和分析得出,這種模棱兩可的、踩在超范圍界線的情況,不斷地挑戰(zhàn)審查員和代理人的認(rèn)知能力。
其實(shí),我國(guó)專利法對(duì)修改超范圍的把握是比較嚴(yán)格的,雖然近年來有些適度放寬,但是對(duì)于一些有過美國(guó)專利申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)的代理人或客戶而言,可能仍然很難理解我國(guó)對(duì)修改超范圍的把握尺度之嚴(yán)格。下面將通過幾個(gè)簡(jiǎn)單的示例來闡述我對(duì)修改超范圍的一些理解。
首先,先來討論這樣一個(gè)問題:“是不是得到了說明書的支持就一定不超范圍了”。有些人會(huì)覺得這是顯然的,因?yàn)闄?quán)利要求都得到說明書的支持了,那自然說明書已經(jīng)完全地記載了該權(quán)利要求的技術(shù)方案,因而此修改后的權(quán)利要求必然不超范圍了。
其實(shí)這不是絕對(duì)的。修改超范圍和說明書支持的判斷標(biāo)準(zhǔn)有一些重疊,但是二者也有所區(qū)別。那么什么情況是修改不超范圍但是說明書不支持呢?比如,修改后的權(quán)利要求的所有文字都原樣地記載在說明書的發(fā)明內(nèi)容部分中,但是,針對(duì)該權(quán)利要求的技術(shù)方案并未在說明書的具體實(shí)施方式中詳細(xì)說明,而本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法根據(jù)自身所了解的公知常識(shí)來得出該技術(shù)方案,那么該權(quán)利要求便可能得不到說明書的支持。更簡(jiǎn)單地,比如本申請(qǐng)權(quán)利要求提出了一個(gè)自創(chuàng)術(shù)語,而該術(shù)語并未在說明書中得到解釋和說明,也沒有對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施方式的示例,使得本領(lǐng)域技術(shù)人員無法得知其實(shí)際所要表達(dá)的含義,那么即便該權(quán)利要求的所有文字均完全記載在說明書中,也得不到說明書支持。
那么什么情況是得到了說明書支持但是修改超范圍呢?
以金銀銅鐵為例,說明書記載了某部件可以由金銀銅鐵制成,基于該記載,在通常情況下,可以認(rèn)為特征“該部件由金屬制成”得到了說明書的支持,因?yàn)檎f明書中已經(jīng)明確地記載了該部件可由多種具體的有代表性的金屬制成,但是若將該特征“該部件由金屬制成”添加到權(quán)利要求中加以保護(hù),則可能認(rèn)為此修改超出了原始公開范圍,因?yàn)榇诵薷膶ⅰ霸摬考沙疸y銅鐵以外的其他金屬制成”的技術(shù)方案添加到了權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。
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