“惡意搶注”是商標(biāo)申請人利用不合理或不合法的方式，將他人已經(jīng)使用但尚未注冊商標(biāo)以自己的名義向商標(biāo)局申請注冊的行為。

防止商標(biāo)搶注有三大高招

1、市場未動、商標(biāo)先行。在新開發(fā)的商品進(jìn)入市場之前，確保所用商標(biāo)已經(jīng)取得權(quán)利。

2、防御性注冊：根據(jù)“一類商品一件商標(biāo)一份申請”原則，具有一定知名度的商標(biāo)可在與該商標(biāo)類似或非類似商品類別上分別進(jìn)行防御注冊，以免受職業(yè)商標(biāo)炒家的侵害。

3、加強(qiáng)商標(biāo)監(jiān)測：企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國家工商總局頒布的《商標(biāo)公告》，如發(fā)現(xiàn)相同或近似商標(biāo)，及時向國家工商總局提出異議;應(yīng)委托商標(biāo)代理組織進(jìn)行市場追蹤監(jiān)測，及時反饋侵權(quán)信息。

應(yīng)對措施

對國內(nèi)的商標(biāo)被國外或其它地區(qū)搶注的，被搶注的企業(yè)一定要積極應(yīng)對。首先了解所在國家的相關(guān)法律政策，企業(yè)應(yīng)盡快查清楚自己的商標(biāo)被搶注的實際情況，并盡早考慮在搶注國依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定準(zhǔn)備對搶注商標(biāo)提出異議。當(dāng)然，依據(jù)國際慣例及絕大多數(shù)國家的規(guī)定，異議應(yīng)當(dāng)是在該搶注商標(biāo)取得公告以后才能正式提交。即使沒能在異議期內(nèi)提出異議，這些企業(yè)也可在該商標(biāo)被注冊后，向注冊機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)氐姆ㄔ荷暾埦葷?jì)(依據(jù)各國法律的規(guī)定采取相應(yīng)的應(yīng)對措施)，再通過法律程序最終判定該商標(biāo)注冊是否有效。

目前世界上有兩大商標(biāo)授權(quán)原則，一是以英美法系為代表的商標(biāo)使用在先原則;二是以中國大陸法系為代表的商標(biāo)申請在先原則。在了解了一些搶注國法律的基礎(chǔ)知識之后，再具體問題具體分析(針對不同情況采取不同的應(yīng)對措施)。此外，這些企業(yè)還應(yīng)該在成功阻止搶注商標(biāo)注冊以后，提交自己的商標(biāo)注冊申請。相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡早收集自己的商標(biāo)在注冊國的使用證據(jù)，以及自己的商標(biāo)已經(jīng)馳名的相關(guān)證據(jù)，和能夠證明對方惡意搶注的有關(guān)證據(jù)，為進(jìn)行司法救濟(jì)進(jìn)行準(zhǔn)備。

在了解了搶注的動機(jī)以后，如果搶注者的目的是前面分析的第一種情形的話，在準(zhǔn)備法定程序進(jìn)行救濟(jì)的同時，要積極和搶注者進(jìn)行協(xié)商，通過和解的方式支付一定的費(fèi)用后把商標(biāo)要回來。西門子公司在德國搶注海信的商標(biāo)最終就是以這種方式處理的。對于搶注者的動機(jī)在于制造貿(mào)易壁壘者，除了以上的兩種方式以外應(yīng)當(dāng)考慮聯(lián)合作戰(zhàn)，就中國企業(yè)目前的實力和國際影響力來說，還不適合單兵作戰(zhàn)。在海信與西門子的案件中，政府和媒體在其中的力量自然不言而喻，商務(wù)部的斡旋，歐盟駐華機(jī)構(gòu)的介入，當(dāng)時那場聲勢浩大的“中國商標(biāo)海外維權(quán)研討會”上，商務(wù)部、工商局、商標(biāo)局等部門代表的出席，以及在海信啟動的強(qiáng)大輿論攻勢下，喚起的中國消費(fèi)者對海信的巨大同情和對西門子的反感，這些因數(shù)組合起來，最終讓西門子公司放棄海信的商標(biāo)，雖然這樣的方式并不是對所有的企業(yè)都有效，但集中各方面的力量在處理商標(biāo)搶注中是有效的方法之一。福建的許多服裝品牌在澳門被搶注后，福建的服裝企業(yè)集合各方面的力量最終也要回了被搶注的商標(biāo)，也是成功的例子之一。

就目前的搶注的情形看，以和解的方式來處理商標(biāo)搶注的行為應(yīng)當(dāng)是最為經(jīng)濟(jì)的方式，因為一旦采取司法救濟(jì)程序，可能成本會很高，而且也拖延了產(chǎn)品進(jìn)入市場的時機(jī)，最終可能會出現(xiàn)要回了商標(biāo)以后，市場也丟盡了的不利后果。但最最經(jīng)濟(jì)的方式應(yīng)當(dāng)是對商標(biāo)進(jìn)行注冊。是不是在任何國家進(jìn)行產(chǎn)品銷售之前都要對相應(yīng)的商標(biāo)進(jìn)行注冊呢，這也不是絕對，在商標(biāo)權(quán)的取得采取使用在先原則的國家可以考慮采取先銷售后一注冊，但這樣的決定應(yīng)當(dāng)是在充分了解相應(yīng)國的商標(biāo)法后才可以采取的措施，稍有閃失就會造成很大的損失。

把商標(biāo)在所有國家都進(jìn)行注冊肯定是沒有必要的，也不現(xiàn)實的，但企業(yè)在國際化的道路上，作為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的一部分，企業(yè)的商標(biāo)戰(zhàn)略也必須國際化，同時具有前瞻性?，F(xiàn)在許多的跨國公司內(nèi)部,一般會有專門的知識產(chǎn)權(quán)部，在商標(biāo)保護(hù)方面，他們主要是在監(jiān)視商標(biāo)公告，如果發(fā)現(xiàn)與之相同或者近似的商標(biāo)被公告，他們會在法定的期限內(nèi)對此提出異議;二是監(jiān)視市場，如果在市場上出現(xiàn)假冒或者仿冒等侵權(quán)行為，他們會立即委托當(dāng)?shù)氐恼{(diào)查公司取證，然后根據(jù)案情采取適當(dāng)?shù)姆尚袨?。福建的九牧王等品牌在澳門被搶注就是在商標(biāo)公告期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)的，經(jīng)過及時提起異議后，最終要回了被搶注的商標(biāo)。商標(biāo)在企業(yè)走向國際化的過程中作用最大，企業(yè)在處理時就充分利用法律武器，預(yù)防和積極應(yīng)對搶注商標(biāo)的行為。

對抗措施

根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，商標(biāo)權(quán)利人可以選擇以下兩個法律途徑來主張權(quán)利：

1、就初審公告的商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議

根據(jù)商標(biāo)法第三十三條對初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。”權(quán)利人認(rèn)為自己的商標(biāo)被他人惡意搶先申請注冊的，如果在該商標(biāo)初步審定公告期內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)，可以向商標(biāo)局提出異議，請求商標(biāo)局不予核準(zhǔn)注冊。

2、就已經(jīng)注冊的商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提出爭議

根據(jù)商標(biāo)法第四十五條已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。

當(dāng)事人在向商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會申請異議或爭議、主張權(quán)利時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合上面所分析的商標(biāo)搶注行為的構(gòu)成要件來陳述理由、提供相應(yīng)的證據(jù)。這些證據(jù)應(yīng)側(cè)重于兩個方面：一方面是商標(biāo)注冊人在主觀上具有惡意的證據(jù)，例如雙方當(dāng)事人之間與爭議商標(biāo)有關(guān)的商品購銷合同、往來函電，商標(biāo)注冊人向權(quán)利人索要不合理的高額“商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)”的書面證據(jù);另一方面是權(quán)利人在先使用、宣傳爭議商標(biāo)的證據(jù)，例如權(quán)利人與商標(biāo)設(shè)計、商標(biāo)標(biāo)識印刷單位之間的委托合同及相應(yīng)單據(jù)，有關(guān)商標(biāo)的廣告制作、發(fā)布合同，刊登商標(biāo)廣告的報紙、雜志，有關(guān)商標(biāo)商品的購銷合同及發(fā)票等。

需要注意的是，當(dāng)事人在向商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會提交申請書件時，應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定的要求。例如，應(yīng)在法律規(guī)定的時限內(nèi)提出異議、爭議裁定申請，盡可能在期限內(nèi)一次性提交有關(guān)的證據(jù)材料。為了使自己的主張得到有力的支持，當(dāng)事人應(yīng)盡量提交那些有較高公信力的證據(jù)，例如國家機(jī)關(guān)依職權(quán)制作的公文書證、由專門機(jī)構(gòu)保管的歷史檔案、在具有較大影響的新聞媒體上刊登的有關(guān)商標(biāo)的宣傳材料等等。

為有效的制止惡意搶注商標(biāo)，保護(hù)正常的商標(biāo)注冊和使用秩序，維護(hù)誠實守信的市場競爭秩序，有如下對策：

1、對于沒有真實商業(yè)使用意圖的商標(biāo)申請，適用《商標(biāo)法》第四條不予核準(zhǔn)注冊，已經(jīng)核準(zhǔn)注冊的，適用《商標(biāo)法》第四十一條第一款予以撤銷。具體包括：申請人大批量提出商標(biāo)注冊申請，明顯超出其使用能力和使用范圍;商標(biāo)申請人被吊銷營業(yè)執(zhí)照無經(jīng)營主體資格的;商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后未經(jīng)使用直接轉(zhuǎn)讓或者意圖轉(zhuǎn)讓商標(biāo)牟利等。

2、在商品類似和商標(biāo)近似的判斷過程中，充分考慮商標(biāo)的知名度和顯著性。商標(biāo)顯著性越高、知名度越大的，可以適當(dāng)降低對商品類似和商標(biāo)近似的要求，但應(yīng)當(dāng)確保滿足最低限度的商標(biāo)近似和商品關(guān)聯(lián)度的要求。

3、在商標(biāo)知名度的判斷過程中，可以考慮：商標(biāo)在域外的使用證據(jù);能夠證明關(guān)聯(lián)商標(biāo)知名度的證據(jù)。關(guān)聯(lián)商標(biāo)是指在同一商品上同時使用的商標(biāo)。

4、在馳名商標(biāo)的認(rèn)定過程中應(yīng)當(dāng)從其具體核定使用商品相關(guān)公眾的認(rèn)知角度判斷，對于廣告宣傳、使用時間等考慮因素不能作出絕對的量化要求，也不能要求必須全部具備《商標(biāo)法》第十四條、《馳名商標(biāo)司法解釋》第五條規(guī)定的全部考慮因素。

5、判斷是否侵犯馳名商標(biāo)權(quán)利應(yīng)當(dāng)以淡化可能性作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而不是以混淆可能性作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。只要馳名商標(biāo)的相關(guān)公眾與搶注商標(biāo)的相關(guān)公眾具有一定程度的交集，搶注商標(biāo)的相關(guān)公眾應(yīng)當(dāng)知悉馳名商標(biāo)，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定搶注商標(biāo)與馳名商標(biāo)的商品關(guān)聯(lián)度滿足了《商標(biāo)法》第十三條第二款規(guī)定的要求。馳名商標(biāo)是臆造詞可以作為確定保護(hù)范圍的有利因素，但臆造商標(biāo)不是馳名商標(biāo)保護(hù)的必要條件。

6、適當(dāng)擴(kuò)大知名商號的保護(hù)范圍，確立對文學(xué)藝術(shù)作品中虛擬人物角色名稱的保護(hù)。

7、對于在先使用并有“一定影響”的理解不可機(jī)械的認(rèn)為每一個案件中未注冊商標(biāo)的使用必須達(dá)到某一特定的程度，而是在具體個案中未注冊商標(biāo)的使用足以推定惡意搶注商標(biāo)人應(yīng)當(dāng)知悉該商標(biāo)，證明其搶注行為本身具有惡意即可。

8、建議在修訂《商標(biāo)法》的過程中，規(guī)定申請人因合同關(guān)系、地緣關(guān)系、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系而明知他人商標(biāo)，實施搶注行為的，不予注冊。同時，規(guī)定通過商標(biāo)代理注冊的商標(biāo)代理人或代表人，包括代理人或代表人實際控股或參與控股的公司，均不得受讓或使用被代理人或被代表人的商標(biāo)。

9、嚴(yán)格適用商標(biāo)連續(xù)三年停止使用制度，增加惡意搶注商標(biāo)的維持成本，出于應(yīng)付法律義務(wù)的象征性使用視為未使用。

10、民事訴訟中，請求保護(hù)的注冊商標(biāo)未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責(zé)任時可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費(fèi)用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償;對于商標(biāo)注冊人并無實際使用意圖，僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償;注冊商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。建議在修訂《商標(biāo)法》的過程中規(guī)定，注冊商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第十三條第二款、第十五條、第三十一條的，在先使用人有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

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