專利盡職調查也稱“專利交易的風險調查”或“專利審慎調查”?！皩＠灰椎娘L險調查是指通過收集和分析目標專利的信息，預測和評價相關的風險問題以及收益機會，作為調查方?jīng)Q策參考的依據(jù)。專利交易的風險調查有助于預防侵權爭議、控制合同風險、防止專利欺詐、避免投資浪費、降低交易費用、提高交易質量等。” 一個完整的專利審慎調查包括：專利資產(chǎn)的確認，專利交易的相關風險與評估，風險規(guī)避，與專利資產(chǎn)相關的利益協(xié)同，并購后專利資產(chǎn)的有效利用。歸納國內外先進經(jīng)驗，通常在如下項目中需要引入專利盡職調查工作。 一、專利經(jīng)濟價值和排他權利的盡職調查 1.包含專利資產(chǎn)的并購項目在包含專利資產(chǎn)的并購項目中，專利資產(chǎn)只是目標企業(yè)資產(chǎn)中的一部分。因此專利資產(chǎn)的確認、并購后專利資產(chǎn)的有效利用是盡調的主要內容，這樣的專利盡職調查難度不大、門檻不高，并購律師團隊可以提供一站式的綜合服務。但是，如果目標企業(yè)的固定資產(chǎn)主要是為了實施專利技術或者專利技術構成目標企業(yè)被并購的主要原因，那么就應該選聘專業(yè)的專利律師團隊組織專利盡職調查。 2.以專利資產(chǎn)出資的項目以專利資產(chǎn)出資的項目，主要是指涉及將發(fā)明專利、實用新型專利和專利申請權作為無形資產(chǎn)出資的項目。如果需要將無形資產(chǎn)計入注冊資本，專利申請權可否作為出資客體一直是一個爭議性的問題。因為專利申請權有可能無法轉化為專利權，即：在專利申請過程中被駁回，專利申請權無法形成價值，因此專利申請權在本質上是一種“或有”的財產(chǎn)權利；如果是以發(fā)明專利出資，盡職調查的重點應是發(fā)明專利是否存在被宣告無效的理由；[8]如果是以實用新型專利作為出資，盡職調查的重點應是考察該等實用新型是否做過《專利權評價報告》，以及該報告是否認定該實用新型專利具有新穎性和創(chuàng)造性。除此之外，以專利權作為資產(chǎn)出資，還要考察專利資產(chǎn)是否存在被查封、扣押、凍結或質押的情況。 3.以專利資產(chǎn)為交易標的物的項目涉及專利資產(chǎn)交易，交易完成時的狀態(tài)通常是專利權轉讓或是增加專利權共有人。專利資產(chǎn)交易通常包括三個方面或三個要素，即：出讓方、受讓方和標的物。所以，此類項目中的專利盡職調查不僅要對專利資產(chǎn)進行調查（調查的內容同以專利資產(chǎn)出資的項目），還要對出讓方和受讓方的交易資格是否合法進行調查。除此之外，如果交易雙方或標的物存在跨境或涉外的因素，還要對目標專利是否符合我國技術進出口管制規(guī)定進行調查。以專利權為交易對象的合同，需要經(jīng)過國家知識產(chǎn)權局批準并登記才能生效。 4.以專利作為權利質押的融資項目以專利作為權利質押的盡職調查內容與專利交易盡職調查的內容基本相同。專利質押與專利轉讓有一點不同：在以專利作為權利質押的融資項目中，通常要求對被質押的專利做資產(chǎn)評估，因此在辦理專利質押合同批準登記過程中通常要提交涉及專利權的資產(chǎn)評估報告。 5.以專利為紐帶的企業(yè)的合作的項目以專利為紐帶的合作的項目通常包括企業(yè)法人之間的聯(lián)營和專利權的授權許可。專利授權許可分又稱為“專利特許”，特許形式包括排他許可、獨占許可和普通許可。專利權人將專利授權許可給被許可人使用通常要收取專利特許費。特許費可按年支付固定金額，也可以采取入門費加銷售提成的模式。如果需要采取入門費加銷售提成的模式，專利盡職調查的內容中應當包括被許可人的財務制度和統(tǒng)計制度是否健全、銷售數(shù)量和銷售毛收入是否可以準確計量。 二、技術自由實施的盡職調查（FTO） 企業(yè)在自主研制和首次公開銷售新產(chǎn)品前，應當做“技術自由實施的盡職調查（FTO）”。有的專利權人因為不熟悉專利法，思想中會存在兩個誤區(qū)：其一，自主研發(fā)的產(chǎn)品不存在抄襲，因此不會侵犯第三人知識產(chǎn)權；其二，本企業(yè)是光明正大的專利權人，自己實施自己的專利，不可能侵犯第三人專利權。如果不改變這兩個錯誤認識，非常可能帶來嚴重后果。 “對一項技術的自由實施（Freedom to Operate或FTO）指的是實施人可在不侵犯他人專利權的前提下對該技術自由地進行使用和開發(fā)，并將通過該技術生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場。廣義的自由實施（FTO）還包括實施該技術時不違反其它法律法規(guī)的規(guī)定。而所謂的自由實施（FTO）盡職調查則是指對實施該技術是否可能侵犯他人專利權和違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進行的調查和研究?！睂＠ūＷo申請在先的發(fā)明創(chuàng)造。實施在后的發(fā)明創(chuàng)造即使是獨立研發(fā)且不存在抄襲的情況也可構成侵權，這是專利法不同于著作權法的特別之處。由此可見，任何研發(fā)、創(chuàng)新行為，都要事先查新，都應有技術自由實施盡職調查（FTO）的意識，否則有可能白白浪費研發(fā)經(jīng)費、耽誤寶貴的時間。 “專利法律權利的自由運作調查就是確認自由使用目標專利的技術不侵犯第三方專利權。專利權是一種阻止別人使用其專利的權利，而不是一種自由任意使用的權利。也就是說，專利權人擁有某項技術的專利權，不代表其能自由地，不受限制地使用該技術，其技術仍有可能錄入其他專利的保護范圍。”根據(jù)我國專利法和相關司法解釋的規(guī)定，在專利侵權訴訟中，被告以實施自己的專利作為抗辯的，人民法院不予支持；換句話說，實施自己的專利也可能侵犯第三方的專利權。其理由是，己方被授予的專利，可能因為審查員在檢索現(xiàn)有技術和抵觸申請時沒有查出實質相同的在先專利。實質相同的在先的專利權人既有權以缺少“新穎性和創(chuàng)造性”為理由申請宣告在后專利無效，也可以直接起訴至法院要求在后專利權人承擔侵權責任。 新產(chǎn)品的自主研發(fā)前要先做FTO，否則有可能導致研發(fā)成果在重復別人的專利技術、新品研制成功也不能上市。反過來說，F(xiàn)TO也會促進研發(fā)，因為第三方的專利文獻和現(xiàn)有技術，是可資借鑒的重要資源，研發(fā)行為站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研發(fā)前做FTO，還可以捕捉到第三方專利布局中的漏洞，做出巧妙的規(guī)避設計。這樣一來，既可以合法借鑒前人的技術成果，又可以巧妙地規(guī)避專利權利要求的保護范圍。不但研發(fā)前要做FTO，在研發(fā)后、新品上市前還要再做一次FTO。其理由是：己方研發(fā)過程可能是秘密的，研發(fā)成果也沒有申請專利；可是在將科技成果轉化成產(chǎn)品需要一個時間周期，在這個過程中可能有第三方在國內申請了專利，也可能有第三方在產(chǎn)品的目標市場申請了專利。因此，研發(fā)FTO和新品上市前的FTO都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，關于新品上市前技術自由實施盡職調查（FTO）的范圍，除了整個的產(chǎn)品和方法之外，部件、半成品、外聯(lián)寫作廠商也可能在盡職調查的范圍內。為實施新技術、制造新產(chǎn)品而購買關鍵設備時，也要組織FTO。擁有諸多專利權的高新技術企業(yè)在上市前，特別是在創(chuàng)業(yè)板上市前，一定要針對拳頭產(chǎn)品認真作FTO，否則一旦在上市過程中出現(xiàn)權利侵權投訴，現(xiàn)做FTO是來不及的，現(xiàn)做的FTO報告的說服力，通常也沒有事前做的報告說服力強。 三、專利侵權訴訟中的專利盡職調查 作原告時的盡職調查：專利權人發(fā)現(xiàn)第三人存在侵犯專利權的行為后，首先要對侵權產(chǎn)品技術特征是否落入了專利權利要求保護范圍進行調查；此后要對侵權行為人是否享有任何侵權豁免進行調查；第三要對己方專利的有效性和穩(wěn)定性進行調查。值得注意的是，如果專利權人忘記繳納專利年費，專利尚未被宣布為無效，但此時專利權是不能得到司法保護的；被訴侵權人也可能提出專利無效抗辯或現(xiàn)有技術抗辯，被告行使這兩個抗辯權時會對原告造成風險，因為原告的專利可能被國家專利復審委員會宣告為無效。 作被告時的盡職調查：作被告時的盡職調查與做原告時的盡職調查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要調查自己的產(chǎn)品是否侵犯了原告的專利權，以便行使不侵權抗辯；如果初步判定產(chǎn)品的技術特征落入了原告專利權利要求保護的范圍內，被告應考慮行使專利無效抗辯權或現(xiàn)有技術