何為商標(biāo)副簿注冊(cè)?這對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來說可能是一個(gè)比較陌生的概念。根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法即《蘭哈姆法》,美國(guó)專利商標(biāo)局將商標(biāo)注冊(cè)分為主簿注冊(cè)和副簿注冊(cè)。主簿注冊(cè)便是我們通常了解并使用的商標(biāo)注冊(cè),而副簿注冊(cè)雖然使用情況較少但卻具有其獨(dú)特的價(jià)值,本文中筆者將對(duì)主簿注冊(cè)與副簿注冊(cè)進(jìn)行對(duì)比并重點(diǎn)介紹美國(guó)商標(biāo)副簿注冊(cè)制度。
一、主簿注冊(cè)與副簿注冊(cè)
簡(jiǎn)單來講,主簿注冊(cè)的商標(biāo)通常來說是在注冊(cè)時(shí)即能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)志,并且是具有顯著性的標(biāo)志。主簿注冊(cè)的商標(biāo)主要包括兩類,第一類是本身具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo),如臆造商標(biāo)、隨意性商標(biāo)、暗示性商標(biāo);第二類是本身缺乏顯著性但是已通過使用獲得顯著性的商標(biāo),如已獲得第二含義的描述性商標(biāo)。
而副簿注冊(cè)的商標(biāo)是在注冊(cè)時(shí)對(duì)申請(qǐng)人的商品或服務(wù)具有一定的識(shí)別功能但是不具有顯著性的標(biāo)志。副簿注冊(cè)的商標(biāo),雖然暫時(shí)沒有顯著性無法起到區(qū)別來源的作用,但是有可能通過長(zhǎng)期與某種商品結(jié)合使用產(chǎn)生除原含義外的第二含義,可通過使用獲得顯著性。這類商標(biāo)主要是描述性商標(biāo)。
二、副簿注冊(cè)的優(yōu)劣勢(shì)
(一)優(yōu)勢(shì)
筆者在實(shí)際代理商標(biāo)注冊(cè)的過程中,有遇到企業(yè)的商標(biāo)由于缺乏顯著性被美國(guó)專利商標(biāo)局予以駁回的情況,通常來說雖然法律上提供了“通過使用獲得顯著性”的救濟(jì)途徑,但是要證明商標(biāo)在美國(guó)經(jīng)過長(zhǎng)期大量的使用獲得顯著性并非易事,大多數(shù)企業(yè)難以滿足這一苛刻的條件,因此駁回復(fù)審的道路可能行不通,企業(yè)將可能面臨商標(biāo)在美國(guó)無法獲得權(quán)利的局面。此時(shí),副簿注冊(cè)便體現(xiàn)出其獨(dú)特的價(jià)值,商標(biāo)在副簿注冊(cè)后將享有以下好處:
1、主簿注冊(cè)的商標(biāo)在審查通過以后會(huì)予以初審公告,第三方可在公告期內(nèi)對(duì)商標(biāo)提出異議申請(qǐng),而副簿注冊(cè)的商標(biāo)審查通過以后直接予以注冊(cè),不會(huì)予以初審公告,不會(huì)被第三方提出異議申請(qǐng);
2、由于副簿注冊(cè)的商標(biāo)不會(huì)經(jīng)歷公告期,因此注冊(cè)所需時(shí)間通常也比主簿注冊(cè)的商標(biāo)短;
3、和主簿注冊(cè)的商標(biāo)一樣,副簿注冊(cè)的商標(biāo)在核準(zhǔn)以后美國(guó)專利商標(biāo)局也將頒發(fā)注冊(cè)證,可滿足企業(yè)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)證的需求;
4、和主簿注冊(cè)的商標(biāo)一樣,副簿注冊(cè)的商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊(cè)以后商標(biāo)的有效期也是十年,并且到期后可續(xù)展;
5、和主簿注冊(cè)的商標(biāo)一樣,副簿注冊(cè)的商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊(cè)以后也將對(duì)在后相同或近似商標(biāo)注冊(cè)造成阻礙,審查員可引證副簿注冊(cè)的商標(biāo)駁回在后商標(biāo)的申請(qǐng),同時(shí)商標(biāo)權(quán)利人也可以基于副簿注冊(cè)的商標(biāo)對(duì)在后商標(biāo)的申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h;
6、和主簿注冊(cè)的商標(biāo)一樣,副簿注冊(cè)的商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊(cè)以后也可在產(chǎn)品上合法使用注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記;
7、和主簿注冊(cè)的商標(biāo)一樣,副簿注冊(cè)的商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊(cè)以后也可以基于商標(biāo)權(quán)利進(jìn)行維權(quán)。
(二)劣勢(shì)
1、在美國(guó),我們通常指的商標(biāo)注冊(cè)即為主簿注冊(cè),主要可以基于四種保護(hù)方式:基于“意向使用”提交注冊(cè)申請(qǐng);基于“實(shí)際使用”提交注冊(cè)申請(qǐng);基于“國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)”提交注冊(cè)申請(qǐng);通過“馬德里國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)體系”領(lǐng)土延伸指定保護(hù)美國(guó)。
相比之下,副簿注冊(cè)的申請(qǐng)基礎(chǔ)則受到了較大的限制,在副簿注冊(cè)的商標(biāo)只能基于“實(shí)際使用”的基礎(chǔ)或基于“國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)”提交注冊(cè)申請(qǐng),即商標(biāo)必須在美國(guó)投入實(shí)際商業(yè)使用后或獲得國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)證后才能在美國(guó)副簿注冊(cè)商標(biāo);
2、在主簿注冊(cè)的商標(biāo),注冊(cè)成功后可在美國(guó)海關(guān)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案,阻止侵權(quán)貨物通過海關(guān),而在副簿注冊(cè)的商標(biāo),則無法在美國(guó)辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案;
3、在主簿注冊(cè)的商標(biāo),注冊(cè)成功后5-6年可提交“不可爭(zhēng)辯性聲明”,審查通過后則任何人不能主張缺乏顯著性或使用在先等理由對(duì)該商標(biāo)提出撤銷;而在副簿注冊(cè)的商標(biāo),則無法提交該聲明,不能享受該宣誓帶來的好處。
三、提交及維持副簿注冊(cè)
(一)辦理方式
第1種:若申請(qǐng)人認(rèn)為其商標(biāo)缺乏顯著性并且滿足在副簿注冊(cè)提出注冊(cè)申請(qǐng)的條件,可直接在副簿提交注冊(cè)申請(qǐng);
第2種:若申請(qǐng)人的商標(biāo)在主簿提交注冊(cè)申請(qǐng)后,商標(biāo)被審查員以缺乏顯著性為由予以駁回,復(fù)審具有較大難度時(shí),若商標(biāo)滿足副簿注冊(cè)的條件,可以考慮將主簿注冊(cè)的申請(qǐng)修改為副簿注冊(cè)的申請(qǐng)。
(二)維持
如我們了解,主簿注冊(cè)的商標(biāo)在商標(biāo)注冊(cè)后需提交5-6年使用證據(jù)及9-10年使用證據(jù)以維持商標(biāo)注冊(cè)的有效性。類似的,副簿注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)后也需要提交5-6年使用證據(jù)及9-10年使用證據(jù)。區(qū)別在于,主簿注冊(cè)的商標(biāo)在提交5-6年使用證據(jù)的同時(shí)可一并提交“不可爭(zhēng)辯性聲明”,副簿注冊(cè)的商標(biāo)不能提交該“不可爭(zhēng)辯性聲明”。此外,副簿注冊(cè)的商標(biāo)有效期為10年,屆滿時(shí)需及時(shí)辦理續(xù)展申請(qǐng)。
綜合考慮上述因素,美國(guó)商標(biāo)副簿注冊(cè)雖然不如主簿注冊(cè)保護(hù)全面,但是仍有其價(jià)值所在,在特定的情形下可酌情考慮商標(biāo)副簿注冊(cè),為企業(yè)在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)提供另一種替代解決方案,不失為一個(gè)好辦法。