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商標在日本被搶注后如何應對?

2017-08-24

雖然受政治經(jīng)濟因素的影響,中日貿(mào)易已連續(xù)五年出現(xiàn)負增長,但中日兩國互為重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴的格局并沒有發(fā)生根本性變化。中國商務部數(shù)據(jù)顯示,2016年日本對華直接投資同比下降3.1%,但我國對日投資取得了突破性進展,同比增長117.0%。由此可見,日本仍是中國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的重要一站,同時越來越多國內(nèi)企業(yè)已意識到商標品牌的重要性,都第一時間在日本保護自己的商標,據(jù)日本特許廳發(fā)布的《2016年度報告》,中國申請人當年在日本的商標申請量僅次于美國,占日本當年申請總量的17.68%。

然而中國企業(yè)在日本被搶注的現(xiàn)象仍絡繹不絕,筆者在從事國際商標代理的過程中經(jīng)常收到這樣的咨詢,現(xiàn)簡要介紹4種應對商標搶注的方法,幫助國內(nèi)商標權(quán)利人進一步了解日本的商標法律法規(guī),從而更好地選擇應對方法、維護自身權(quán)益。

方法一:提供第三方意見

1、 適用情形:

對于申請中的有效商標,任何人發(fā)現(xiàn)其違反商標法規(guī)定提交注冊申請的,均可向?qū)彶閱T提供阻止其注冊的信息。

2、 提交時限:

相應商標在日本特許廳決定是否予以最終核準注冊之前均可提交。

3、 所需材料:

1)相應商標的信息;

2)被搶注商標在日本使用的證據(jù)材料,比如:商標使用相關(guān)的目錄、說明手冊、發(fā)票、收據(jù)、銷售合同等;

3)證明被搶商標知名度的材料,比如:中國馳名商標證明文件等;

4)被搶注商標在其他國家申請注冊的注冊證復印件;

5)證明被搶注商標違反商標法申請注冊的其他證據(jù)材料。

4、 流程:

1)第三方向當值審查員提供阻止相應商標注冊的情報信息;

2)若審查員采納該情報信息,將下發(fā)駁回通知,此時搶注人有機會進行答復;若審查員未認可第三方提供的情報信息,搶注商標則將按正常流程被核準注冊。

方法二:提異議

1、適用情形:

與中國及大多數(shù)國家不同,日本采取異議后置制度,即:商標初審通過后直接頒發(fā)注冊證、再進入異議期,任何人可在異議期內(nèi)提出異議。

2、提交時限:

商標注冊公告日起的兩個月內(nèi)(按現(xiàn)行習慣,一般自注冊日起一個月左右公告)。異議申請的理由和證據(jù)材料可在異議申請日起法定的時限內(nèi)補充提交,具體為:日本當國的異議人為30日內(nèi),海外異議人為60日內(nèi)。

3、所需材料:

1)異議申請理由書(包含證據(jù)和理由):

a)商標信息;

b)被搶注商標在日本使用的證據(jù)材料,比如:商標使用相關(guān)的目錄、說明手冊、發(fā)票、收據(jù)、銷售合同等;

c)證明被搶注商標知名度的材料,比如:中國馳名商標證明文件等;

d)被搶注商標在其他國家申請注冊的注冊證復印件;

e)證明被搶注商標違反商標法申請注冊的其他證據(jù)材料。

2)委托書。

4、流程:

1)提起商標異議申請以后,日本特許廳進行形式審查。

2)異議申請的形式?jīng)]有問題的,或不存在不符合法律要求的,異議申請書副本將送達至被異議人。

3)審查員根據(jù)異議人的申請書和證據(jù)材料進行審理。

4)如果審查員準備下發(fā)取消注冊裁定,需要向被異議人下發(fā)“取消理由通知”,給予被異議人提交意見書進行答辯的機會。

5)商標申請人未按時提交意見書進行答辯的,審查員將下發(fā)取消注冊裁定。若商標申請人提交了意見書,審查員將進行再次審理。

6)下發(fā)商標的取消注冊裁定或者維持注冊的裁定。

如果下發(fā)取消注冊裁定,被異議人可向東京高等法院或最高法院提出的上訴。如果維持注冊,異議人則不能上訴。

方法三:提無效宣告

1、適用情形:

商標注冊后,如果存在法律規(guī)定的無效理由,利害關(guān)系人可向日本特許廳提出無效宣告申請。

2、提交時限:

1)基于不正當競爭目的、針對馳名商標的惡意搶注為理由提出的,可以隨時提起無效宣告請求。

2)基于與在先注冊商標近似、與他人其他權(quán)利構(gòu)成沖突等理由提出的,需自注冊日起五年內(nèi)提起無效宣告請求。

3、所需材料:

1)無效宣告申請理由書(包含證據(jù)和理由):

a)商標信息;

b)被搶注商標在日本使用的證據(jù)材料,比如:商標使用相關(guān)的目錄、說明手冊、發(fā)票、收據(jù)、銷售合同等;

c)證明被搶注商標知名度的材料,比如:中國馳名商標證明文件等;

d)被搶注商標在其他國家申請注冊的注冊證復印件;

e)證明被搶注商標違反商標法申請注冊的其他證據(jù)材料。

2)委托書。

4、流程:

1)申請人提出無效宣告申請并遞交理由書;

2)日本特許廳進行形式審查,如果違反形式審查規(guī)定的話,將對無效宣告申請下達補正通知;

3)進行合法性審理,如果不合法不能補正的話,按照審查結(jié)果,無效宣告申請將被駁回;

4)進行實質(zhì)性審查,給予當事人雙方答辯以及辯駁的機會;

5)下發(fā)裁定;

6)針對上述裁定,不服的一方可提起上訴。

方法四:提不使用撤銷

1、適用情形:

商標注冊后,商標權(quán)利人連續(xù)三年未在注冊的商品/服務上使用注冊商標的,任何人可申請撤銷。

2、提交時限:

注冊日起滿三年且連續(xù)滿三年未使用的商標。

3、所需材料:

1)不使用撤銷申請書:可包含通過調(diào)查收集的證明商標權(quán)人未使用的證據(jù),但使用舉證責任在商標權(quán)利人,撤銷申請人可不主動舉證。

2)委托書。

4、流程:

1)撤銷申請人向日本特許廳提交“不使用撤銷申請書”;

2)如果形式審查等符合要求,申請書副本將送達至商標權(quán)人;

3)商標權(quán)人提交答辯書、撤銷申請人提交反駁答辯書后,特許廳進行審理;

4)如果符合不使用撤銷要件,審查員將下發(fā)撤銷裁定;

5)如果不符合不使用撤銷要件,審查員將下發(fā)駁回撤銷申請裁定;

6)針對上述裁定,不服的一方可提起上訴。

綜上,除了與國內(nèi)相同的傳統(tǒng)維權(quán)方式外,日本還允許第三方在商標審查階段向當值審查員提出審查意見,供審查員參考。此制度能幫助商標權(quán)利人針對被搶注商標及時出手阻止其注冊,相較于后續(xù)的異議、撤銷等程序,花費的時間和費用較低。因此,筆者建議商標權(quán)利人做好商標監(jiān)測工作,對于已被搶注的商標,根據(jù)該國法律法規(guī),積極應對,維護自身的權(quán)利。



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