中國《專利法》第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權，從而確立了專利審查中所謂的“禁止重復授權”原則。然而，該原則應理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項有效的專利權同時存在”，亦或是“對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能兩次授予專利權”，對于審查實踐中對該原則的掌握至關重要，但是恰恰似乎難有定論。 筆者理解，在中國市場經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的背景下，根據(jù)現(xiàn)實需求進行適合的理解是恰當?shù)倪x擇，這也就是第九條第一款補充規(guī)定禁止重復授權例外情況的原因。在該例外情況下，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權”。具體而言，只有同時滿足上述如此“苛刻”的條件，才允許“兩次授予專利權”。本文討論的主題正是在于該例外情況在審查實踐中的理解和處理。 以筆者處理的一件外國申請人的中國發(fā)明專利申請（以下稱“本申請”）案件為例。在第一次審查意見通知書中，審查員指出，本申請的權利要求1-11所請求保護的技術方案與同一申請人的具有同一優(yōu)先權日、已授權且專利權尚未終止的中國實用新型專利（以下稱“對比文件Y”）的權利要求1-11所保護的技術方案屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。進而，審查員還指出，申請人可以通過選擇（1）撤回本申請、（2）放棄已授予實用新型專利或者（3）修改本申請權利要求，以克服所指出的該缺陷。 經(jīng)查閱案卷，筆者注意到，申請人于2012年6月22日向中國專利局提交了本申請，并要求了申請日為2011年9月9日的歐洲專利局專利申請（以下稱“歐洲申請”）的優(yōu)先權；并且申請人還于2011年9月15日向中國專利局提交了對比文件Y的實用新型專利申請，也要求了歐洲專利的優(yōu)先權?？梢?，這兩件中國專利申請具有相同的優(yōu)先權日，但是并不具有相同的申請日。 此外，經(jīng)過分析，這二者相應權利要求所要求保護的技術方案符合《專利審查指南》中對專利法第九條關于判斷同樣發(fā)明創(chuàng)造的內容，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。 然而，顯然這兩件專利申請并非同日向中國專利局遞交，并不屬于專利法第九條第一款的例外情況。也就是說，審查員在審查意見通知書中指出的用以克服缺陷的第（2）項選擇并不恰當，具體而言，申請日是無法通過放棄已授予實用新型專利來克服不符合專利第九條第一款的缺陷的。 對于此情況，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第6.2.2節(jié)，“在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改”，正確的處理方式是對本申請進行修改，或者撤回本申請。 因此，在向申請人轉達該審查意見通知書時，提示申請人審查員指出的第（2）項選擇是錯誤的，應僅考慮第（1）項和第（3）項選擇。當然，同時也與審查員進行了溝通，審查員也承認了該錯誤。申請人最終選擇對本申請的權利要求進行修改，從而克服了相應缺陷。 上述的例外情況除了在《專利法》第九條第一款中進行了規(guī)定，還在《專利法實施細則》第四十二條第二款至第五款中做了進一步規(guī)定，其中在第二款中規(guī)定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未做說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理”?？梢姡艘?guī)定中，對于同日的條件進行了特別說明，該同日僅指申請日，而根據(jù)《專利法實施細則》第十一條第二款的規(guī)定，“本細則所稱申請日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日”，也就是說，該同日指的是實際申請遞交日，并非優(yōu)先權日。在與審查員的溝通中，審查員也談到兩件申請具有相同優(yōu)先權日使其誤認為本案屬于例外情況。 而且，還具體規(guī)定了在申請時還必須分別說明已申請另一專利，必須在專利申請請求書中做出相應聲明，也就是說，如果在申請時沒能做出聲明，那么在后續(xù)程序中無法補救的。 另一方面，作為專利代理人，對于審查員的審查意見，的確應當做出獨立判斷，向申請人轉達的是經(jīng)過代理人判斷的審查意見，而不僅僅是審查員的意見。