以前流傳過(guò)一篇文章叫“專利代理人與審查員的愛(ài)恨情仇”，具體的愛(ài)恨情仇如何形成已不大記得，但是相信，如果專利代理人在面對(duì)“容易想到”、“常規(guī)技術(shù)手段”等審查意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)該是執(zhí)業(yè)生涯中“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要來(lái)源。 審查意見(jiàn)答復(fù)是一項(xiàng)很專業(yè)的法律技術(shù)工作，因?yàn)?，基于法律?guī)定，創(chuàng)造性的評(píng)判有其一套固有的評(píng)判規(guī)則，對(duì)于多數(shù)技術(shù)人員出身的申請(qǐng)人或發(fā)明人而言，并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見(jiàn)答復(fù)的重要原因。 目前創(chuàng)造性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)源自于《專利審查指南》的“三步法”，雖然各國(guó)的評(píng)判步驟未必一致，但是總體而言的思路相同。審查指南的三步法如下： （1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)； （2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題； （3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。 對(duì)于第（3）點(diǎn)，審查指南進(jìn)一步給出示例（i）“所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段”。 這一條也是目前審查意見(jiàn)中出現(xiàn)的頻次相對(duì)較高的用于否定創(chuàng)造性的依據(jù)，也是上述的“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要源頭。以往也有諸多文章從技術(shù)啟示的角度來(lái)提供答復(fù)思路，例如，雖然手段是常規(guī)，但是并不是用于解決該問(wèn)題，這無(wú)疑是一個(gè)比較好的答復(fù)角度。但對(duì)于解決該技術(shù)問(wèn)題的手段的確是常規(guī)技術(shù)手段時(shí)，又當(dāng)如何呢？ 不到萬(wàn)不得已決不放棄，顯然是一名具有責(zé)任心的專利代理人的重要信條。 當(dāng)然，雖然不放棄，但針對(duì)此審查意見(jiàn)，和審查員進(jìn)行“是常規(guī)”、“不是常規(guī)”的口水仗顯然毫無(wú)疑義。本文旨在針對(duì)上述情況，給出另外一種處理思路，也是從技術(shù)啟示的角度出發(fā)。即，雖然解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，但是該技術(shù)問(wèn)題本身卻并不容易發(fā)現(xiàn)，也就是三步法（2）中技術(shù)問(wèn)題本身在申請(qǐng)日前難以確定，那么即便解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不存在動(dòng)機(jī)將該常規(guī)的技術(shù)手段結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中。 以筆者親歷的一件無(wú)效宣告案件為例。