摘要 美國商標申請中，對于商標中不具有顯著性的要素，要求放棄商標專用權(quán)，主要情形包括缺乏顯著性的單個詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對于是否需放棄專用權(quán)、如何放棄專用權(quán)取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國商標放棄專用權(quán)的制度特點和實踐應(yīng)用。 在美國商標申請中，不少國內(nèi)企業(yè)都會遇到審查員下發(fā)放棄專用權(quán)的審查意見。大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)在遇到此類駁回時，都會心里打個疑問，為什么要求放棄該部分的專用權(quán)？是否應(yīng)該同意審查員意見？放棄后，是否會對我的商標權(quán)利造成影響呢？針對企業(yè)的上述疑問，筆者結(jié)合工作中的實例，簡單介紹一二。 其實，對于商標中要求放棄專用權(quán)的要素，國內(nèi)企業(yè)并不陌生。中國《商標法》第五十九條便有對此的相關(guān)規(guī)定[1]。美國《商標法》對此的相關(guān)規(guī)定在第6條，即審查員有權(quán)要求申請人放棄可注冊商標中不可注冊部分的專用權(quán)。所謂“不可注冊部分”，即通常所說的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或?qū)χ付ㄉ唐肪哂忻枋鲂缘?。故，一言以蔽之，要求放棄專用?quán)的情況，通常發(fā)生在商標在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊的部分。 通常，若商標中某部分被放棄專用權(quán)，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務(wù)上，使用與該商標放棄專用權(quán)的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應(yīng)同意放棄專用權(quán)時，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過具體的示例，進行較為直觀的理解。 情形一：缺乏顯著性的單個詞匯 對于單個詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權(quán)的問題，較為容易判斷，而鮮有爭議。如，“Better with drones”商標在無人機相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權(quán)。“ZS Power”商標在第07類動力設(shè)備產(chǎn)品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權(quán)。 值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點。其中，“其他特點”這一兜底表述可以涵蓋有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的任何特點。如“Yummy cool chain”商標中，“chain”一詞通常對第30類“糖果”產(chǎn)品并沒有直接的描述性。但是，若該類產(chǎn)品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權(quán)。 對于中文商標而言，審查員一般會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權(quán)的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標在煙類產(chǎn)品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權(quán)。 此外，該情形存在一種特例，即，若商標中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構(gòu)成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無須放棄專用權(quán)。如“LIGHT N' LIVELY”商標使用在“低卡路里蛋黃醬”產(chǎn)品上，美國商標上訴委員為即認為該商標“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無需放棄“LIGHT”的專用權(quán)。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標整體中是否為不可分離的。主要判斷依據(jù)在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權(quán)，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。 情形二：缺乏顯著性的組合詞匯