近年的專利審查實踐中，經(jīng)常會收到美國審查員所指出的101問題的通知書，尤其是計算機通信領(lǐng)域，美國審查員指出101問題的概率較高，往往該問題又難以克服，導(dǎo)致申請審查周期長甚至因此而被駁回。 美國專利法第101條規(guī)定：“凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而實用的方法、機器、產(chǎn)品、物質(zhì)合成，或其任何新穎而實用之改進(jìn)者，可按本法所規(guī)定的條件和要求獲得專利?！泵绹鴮＠ㄟ@種寬泛的類型界定，使得大量發(fā)明都能夠滿足專利適格性的要求。但是，美國聯(lián)邦最高法院的一系列判決均闡明了對于“自然法則、自然現(xiàn)象和抽象概念”不可授予專利權(quán)?？紤]到美國是個判例法國家，因此在美國審查員評述101問題的時候，不僅會引用法條的條款，還會引用大量的案例來評述本申請的權(quán)利要求為何有101問題。 針對美國審查實踐的101問題，要想進(jìn)行有力的爭辯，我們首先必須研究一些典型的美國判例，尤其需要關(guān)注審查員評述中所引用到的案例。這些案例可以在美國的官網(wǎng)上查詢。在計算機通信領(lǐng)域，典型的案例類型有抽象概念和商業(yè)模式，例如Alice案。 2014年最高院判決的Alice案中，Alice公司所擁有的專利涉及一項利用計算機實施的減少結(jié)算風(fēng)險的方案——由一個計算機系統(tǒng)作為交易的第三方媒介輔助交易雙方履行其經(jīng)濟(jì)義務(wù)，以避免只有交易的一方履行了經(jīng)濟(jì)義務(wù)而另一方?jīng)]有履行的風(fēng)險。涉案專利要求保護(hù)的是上述輔助交易雙方互相履行資金債務(wù)的方法、一個實施該方法的計算機系統(tǒng)和一個包含可以使計算機實施該方法的程序代碼的計算機可讀存儲媒介。上述所有權(quán)利要求都涉及計算機的應(yīng)用，因此本案所涉發(fā)明實質(zhì)上是一項利用計算機實施的商業(yè)方法。Alice案件聯(lián)邦最高法院在Alice案的判決中明確指出應(yīng)當(dāng)適用Mayo案中的兩步檢測法。第一步，首先判斷所爭議的權(quán)利要求是否指向不可專利的概念（自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象概念）。如果答案是否定的，則不再討論第二步，具備可專利性。如果答案是肯定的，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)入第二步分析，尋找所涉權(quán)利要求的技術(shù)特征或者技術(shù)特征的組合是否本身或者某種有序結(jié)合，包含了一種發(fā)明性概念，即“足夠確?！痹搶＠呀?jīng)“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出”其所涉及的自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象概念本身，從而使指向了不可專利概念的權(quán)利要求具備了可專利性。 Alice案就是一個典型的101問題，因此美國審查實踐中經(jīng)常會用Alice案或其他一些典型案例如Electric Power Group’s案來作為審查員評述101問題的依據(jù)。那么我們可以在分析典型案例的基礎(chǔ)上，來詳細(xì)闡明本發(fā)明為何不能等同于審查員所引用的案例，即分析本發(fā)明和引用案例有何不同。這一點可以結(jié)合本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案以及達(dá)到的技術(shù)效果來說明。例如如果本發(fā)明包含了比引用案例更多的技術(shù)特征用以解決引用案例根本沒有解決的技術(shù)問題，并且達(dá)到了引用案例所達(dá)不到的技術(shù)效果，那么本發(fā)明便不能等同于引用案例，以此來說明審查員使用引用案例評述本發(fā)明是不恰當(dāng)?shù)摹? 當(dāng)然，審查員可以使用典型的101問題案例來評述本發(fā)明的問題，申請人同樣也可以通過引用典型的最終被法院判定為非101問題的案例來反駁審查員。這就需要平時收集一些被法院判定為非101問題的案例，且這些案例和本發(fā)明有相似之處。 除了一些典型案例之外，美國專利局還會定期發(fā)布審查指南和案例分析等相關(guān)備忘錄來對美國專利法第101條中的可專利問題進(jìn)行指導(dǎo)。而這些新增的備忘錄中的指導(dǎo)說明也可以作為爭辯101問題的論據(jù)。 例如，2016年11月2日美國專利局發(fā)布了一個有關(guān)“近期專利主題適格決定”的備忘錄。在該備忘錄中針對McRO這個案例進(jìn)行一些說明，其中提到McRO案提醒法院不能夠過于簡化或概括權(quán)利要求的技術(shù)方案。因為在審查實踐中，審查員往往通過高度概括簡化本發(fā)明的技術(shù)方案，這樣有利于往相關(guān)判例上結(jié)合以進(jìn)行101評述。那么我們完全可以引用備忘錄中的話來爭辯審查員不能過于概括簡化本申請的技術(shù)方案以進(jìn)行反駁，而實際上本申請的技術(shù)內(nèi)涵比審查員所總結(jié)的要深刻。該備忘錄還針對BASCOM這個案例進(jìn)行了一些說明，其中提到BASCOM案里，一些額外的技術(shù)特征應(yīng)該結(jié)合起來考慮，即考慮技術(shù)方案應(yīng)該站在一個整體角度進(jìn)行考慮，而不應(yīng)該過于拆分。但是在審查實踐中，審查員有時會將技術(shù)特征打散，一個一個評述而不考慮技術(shù)特征之間的內(nèi)在結(jié)合性。面對此類評述，可以引用備忘錄中的話來說明一些技術(shù)特征應(yīng)該作為整體結(jié)合看待，不應(yīng)拆分零散，并詳細(xì)說明為何這些技術(shù)特征不應(yīng)差分，他們有何種類在聯(lián)系以進(jìn)行爭辯。 在計算機通信領(lǐng)域，特別是涉及一些純程序指令實現(xiàn)的軟件領(lǐng)域，被評述101問題的概率非常之大。在上述備忘錄中就針對此類問題給出了一個很好的指導(dǎo)說明：計算機相關(guān)技術(shù)的提高不限于提高計算機或計算機網(wǎng)絡(luò)的操作，還包括一系列通過允許計算機實現(xiàn)沒有實現(xiàn)過的功能以提高計算機相關(guān)技術(shù)的“規(guī)則”。具體的，一個權(quán)利要求涉及計算機技術(shù)的提高包括：（1）說明書中教導(dǎo)了請求保護(hù)的權(quán)利要求如何提高計算機技術(shù)（例如McRO案法院就是依賴說明書解釋了為何權(quán)利要求中的一系列規(guī)則使得具體動畫任務(wù)可以自動化而之前不能夠自動化，以此確定權(quán)利要求提高了計算機技術(shù)不屬于抽象概念）。而Affinity Labs案中的說明書就沒有提供關(guān)于如何將廣播內(nèi)容傳遞給手機的細(xì)節(jié)從而被判定為是抽象概念。（2）采用特定的技術(shù)方案解決了技術(shù)問題以獲得期望的結(jié)果，而不是僅僅聲明一個方案或結(jié)果的主意（例如，McRO聲明了一個具體的方式，即利用特定的規(guī)則設(shè)置變形權(quán)重和音位轉(zhuǎn)換來解決如何使用動畫特征產(chǎn)生精確的實時的唇語同步和面部表情，因此不屬于抽象概念）。而Electric Power Group’s的技術(shù)方案僅展示了采集分析信息的結(jié)果，甚至沒有標(biāo)明特定的展示工具因此屬于抽象概念。 上述說明，尤其是第二點“采用特定的技術(shù)方案解決了技術(shù)問題以獲得期望的結(jié)果，而不是僅僅聲明一個方案或結(jié)果的主意”，對于評述程序指令類的發(fā)明非常有用，“程序指令”就是指導(dǎo)計算機運行的“規(guī)則”，有了這個“規(guī)則”在結(jié)合需要解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果就能形成有力的反駁。當(dāng)然前提是在權(quán)利要求中要把這種規(guī)則寫清楚明白。以前面對程序指令101問題時，有個常用做法是加入執(zhí)行指令的計算機硬件，其實這種做法對于那些真的改進(jìn)了計算機硬件的發(fā)明比較有用，而對于一些發(fā)明特別是審查員針對產(chǎn)品權(quán)利要求也提出了101問題的發(fā)明意義不大，因為現(xiàn)在很多程序軟件類發(fā)明并非一定對計算機硬件進(jìn)行了改進(jìn)，往往是執(zhí)行功能任務(wù)時性能的改進(jìn)。這個時候，引用該備忘錄中的上述第二點語句，結(jié)合自身案例進(jìn)行“規(guī)則”闡述爭辯效果更好。 綜上，面對美國審查實踐中的101問題，其實有諸多爭辯途徑?？梢匝芯肯嚓P(guān)判例，通過本發(fā)明和判例的比較進(jìn)行爭辯，通過詳細(xì)闡述本發(fā)明的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果進(jìn)行反駁，引用審查指南或備忘錄中的話語進(jìn)行爭辯?？傊?，針對美國101問題，一定要“引經(jīng)據(jù)典”進(jìn)行評述，這樣才能對審查員形成限制，形成有力的反駁，切不可“自說自話”。經(jīng)常關(guān)注美國專利局發(fā)布的案例指導(dǎo)備忘錄，用美國專利的規(guī)則來限制美國審查員濫用101評述的權(quán)利才是最佳途徑。