最近，由李越老師所著的《預(yù)料不到的技術(shù)效果與專利創(chuàng)造性評判（上、下）——從鐵素體系不銹鋼不同審級呈現(xiàn)的不同評判方式說起》引起了業(yè)內(nèi)對預(yù)料不到的技術(shù)效果的廣泛討論，其中，既有來自代理人的觀點，也有來自法官的觀點，特別是石必勝法官所發(fā)的兩篇文章《預(yù)料不到的技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素嗎》和《意料不到技術(shù)效果是具備創(chuàng)造性的充分條件嗎》，對預(yù)料不到的技術(shù)效果進(jìn)行了深刻的討論，筆者之前也拜讀過石必勝法官發(fā)表的其它文章，石必勝法官對歐美專利法有著深入的研究，讀后受益匪淺。但是，對于預(yù)料不到的技術(shù)效果是否是具備創(chuàng)造性的充分條件，筆者想就這個問題做進(jìn)一步的探討。
一、預(yù)料不到的技術(shù)效果是判斷技術(shù)啟示時要考慮的因素嗎？
要弄清這個問題，首先要明確使用預(yù)料不到的技術(shù)效果判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的具體方法。《審查指南》中指出：“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化， 超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性?！?。雖然《審查指南》中并未給出用預(yù)料不到的技術(shù)效果判斷創(chuàng)造性的步驟，但是，從這段話可知，一是該判斷方法中出現(xiàn)了參照物現(xiàn)有技術(shù)，二是界定了什么是預(yù)料不到的技術(shù)效果，三是發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的。
據(jù)此，筆者認(rèn)為，使用預(yù)料不到的技術(shù)效果判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的具體方法應(yīng)包含以下三個步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。這一步和三步法中的第一步完全相同，筆者在此不再贅述。（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征以及基于該區(qū)別特征或該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它特征所能達(dá)到的技術(shù)效果。如果技術(shù)方案相同，必然技術(shù)效果也相同，如果發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，發(fā)明必然與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別。所以，預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)該是區(qū)別特征帶來的，或者是區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它特征帶來的。如果說明書中記載了某種預(yù)料不到的技術(shù)效果，但是如果產(chǎn)生該技術(shù)效果的誘因跟區(qū)別特征無關(guān)，那么并不能認(rèn)為該權(quán)利要求具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。（3）衡量該技術(shù)效果是否構(gòu)成了預(yù)料不到的技術(shù)效果，進(jìn)而判斷發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見。《審查指南》中對預(yù)料不到的技術(shù)效果進(jìn)行了定義，概括起來就是兩點：一是發(fā)明具有預(yù)料不到的性質(zhì)，二是發(fā)明的技術(shù)效果出乎預(yù)料地優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)。單純從這兩條就能夠認(rèn)定發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果嗎？筆者認(rèn)為，還應(yīng)衡量區(qū)別特征或者區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它特征與技術(shù)效果之間的可預(yù)期性，即構(gòu)效關(guān)系的可預(yù)期性，如果對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說構(gòu)效關(guān)系的可預(yù)期性低，且發(fā)明具有預(yù)料不到的性質(zhì)或發(fā)明的技術(shù)效果出于預(yù)料地優(yōu)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，那么就應(yīng)該認(rèn)定發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，因此發(fā)明具有創(chuàng)造性。
通過上面的分析，可以看出，如果構(gòu)成權(quán)利要求的所有特征之間的組合是顯而易見的組合，那么這種組合所能達(dá)到的技術(shù)效果也必然在所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員的合理預(yù)期之內(nèi)，如果這種組合取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，那么顯然這種組合所取得的技術(shù)效果超出了所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期，也進(jìn)一步說明所有特征之間的這種組合是非顯而易見的，預(yù)料不到的技術(shù)效果是判斷非顯而易見性時要考慮的因素，并非判斷技術(shù)啟示時要考慮的因素，而區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中的功能和作用才是判斷技術(shù)啟示是需要考慮的因素。
二、三步法與預(yù)料不到的技術(shù)效果在評判創(chuàng)造性過程中的關(guān)系
判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，最常用的方法就是三步法，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見，三步法的核心就是第三步，通過判斷區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中的功能和作用，判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出了將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決技術(shù)問題的啟示，如果不存在啟示，則發(fā)明是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性?？梢?，三步法只是從技術(shù)問題切入，衡量技術(shù)方案本身是否顯而易見。
《審查指南》中指出，在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。即專利創(chuàng)造性判斷應(yīng)遵守綜合原則，發(fā)明創(chuàng)造并不僅僅只包括技術(shù)方案本身，還包括技術(shù)問題和技術(shù)效果，只要發(fā)明創(chuàng)造中的任何一個部分是非顯而易見的，則發(fā)明都應(yīng)該具有創(chuàng)造性。例如，認(rèn)識發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知能力，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時，發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性。發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，如果技術(shù)方案本身是顯而易見的，那么該技術(shù)方案所能達(dá)到的技術(shù)效果也應(yīng)該是在本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)料之內(nèi)，如果該技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，那么顯然該技術(shù)效果超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期，該技術(shù)方案是非顯而易見的?？梢?，非顯而易見性是創(chuàng)造性的充分必要條件，而三步法只是從技術(shù)問題入手，判斷技術(shù)方案本身是否顯而易見，對于“認(rèn)識發(fā)明的技術(shù)問題對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見的”與“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此發(fā)明是非顯而易見的”這兩種情況，三步法顯然是不適用的。
因此，三步法并不是判斷創(chuàng)造性的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也不是普適性標(biāo)準(zhǔn)，三步法僅僅是從技術(shù)問題的角度切入，通過判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了技術(shù)啟示，判斷發(fā)明是否顯而易見，進(jìn)而判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，而預(yù)料不到的技術(shù)效果，是從技術(shù)效果的角度切入，判斷發(fā)明是否顯而易見，進(jìn)而判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。由此可見，三步法與預(yù)料不到的技術(shù)效果，均為判斷創(chuàng)造性的充分條件，并不存在誰是誰的補充，無論采用哪種方法，只要其中一種方法能夠判斷發(fā)明是非顯而易見的，則發(fā)明都應(yīng)該具有創(chuàng)造性。
三、預(yù)料不到的技術(shù)效果是判斷創(chuàng)造性的充分條件嗎？
上面的分析表明，預(yù)料不到的技術(shù)效果與三步法一樣，都是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的充分條件，那么事實上，還會存在例外嗎？或者說發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，就一定具有創(chuàng)造性嗎？
石必勝法官引述了歐洲和日本的例子，下面我們逐一來談。
歐洲專利局上訴委員會在T 21/81 案中認(rèn)為，如果相對于現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明取得的技術(shù)進(jìn)步是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠依照技術(shù)啟示進(jìn)行改進(jìn)而自然得出，無論是否獲得意外的技術(shù)效果，該發(fā)明都不具備創(chuàng)造性。這種情況上面已經(jīng)談?wù)撨^，筆者認(rèn)為，通過三步法來判斷現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示，只是從技術(shù)問題的角度切入，通過區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中的功能和作用來判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示，而并不考慮區(qū)別特征與權(quán)利要求中的其它特征是否存在協(xié)同作用，不考慮區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中的效果與在發(fā)明中的效果在量上的區(qū)別，或者說并不考慮這種啟示客觀地所能夠達(dá)到的程度（比如區(qū)別特征在發(fā)明中與在對比文件2中的效果均提高了抗壓強(qiáng)度，在對比文件2中的抗壓強(qiáng)度為20Mpa，但是在發(fā)明中的抗壓強(qiáng)度是40Mpa，這個時候，從啟示的角度講，對比文件2是給出了技術(shù)啟示，但是三步法并不考慮區(qū)別特征在對比文件2中與在發(fā)明中的抗壓強(qiáng)度在量上的差別），三步法沒有從構(gòu)效關(guān)系上判斷發(fā)明是否顯而易見。
歐洲專利局上訴委員會在T 506/92案中指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)上基礎(chǔ)上沒有付出任何努力而不可避免地取得的預(yù)料不到的技術(shù)效果并不能支持具備創(chuàng)造性的認(rèn)定。歐洲專利局上訴委員會還在T 154/87案中認(rèn)為，預(yù)料不到的技術(shù)效果并不是創(chuàng)造性的前提條件，必要的條件是確認(rèn)相關(guān)的技術(shù)方案不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中以顯而易見的手段獲得。日本的《專利審查指南》也規(guī)定，無論有無有益的技術(shù)效果，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員容易做出發(fā)明申請，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其不具有創(chuàng)造性。歐洲和日本的這些觀點和我國《審查指南》中的規(guī)定明顯不同，我國的《審查指南》中規(guī)定，不管發(fā)明者在創(chuàng)立發(fā)明的過程中是歷盡艱辛，還是唾手可得，創(chuàng)立發(fā)明的途經(jīng)不應(yīng)該影響對該發(fā)明創(chuàng)造性的評價。無論是在現(xiàn)有技術(shù)上基礎(chǔ)上沒有付出任何努力而不可避免地取得還是從現(xiàn)有技術(shù)中以顯而易見的手段獲得，究竟是應(yīng)該從發(fā)明本身去判斷其是否具有創(chuàng)造性，還是從發(fā)明獲得的途經(jīng)的難易程度去衡量其是否具有創(chuàng)造性？筆者認(rèn)為，創(chuàng)立發(fā)明的途經(jīng)并不影響發(fā)明本身的技術(shù)進(jìn)步和價值，創(chuàng)造性是發(fā)明本身的屬性，應(yīng)該將發(fā)明作為一個整體，從發(fā)明本身去衡量其是否具有創(chuàng)造性，歐洲和日本的這種觀點值得商榷。
四、結(jié)語
綜上所述，筆者認(rèn)為，非顯而易見性是發(fā)明具備創(chuàng)造性的充分必要條件，預(yù)料不到的技術(shù)效果和三步法是兩種并列的可用于判斷發(fā)明在整體上是否顯而易見的方法，進(jìn)而得出發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，這兩種方法均是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的充分條件，三步法的核心在于通過判斷是否存在技術(shù)啟示進(jìn)而得出發(fā)明是否顯而易見，預(yù)料不到的技術(shù)效果并不能用于判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了技術(shù)啟示，預(yù)料不到的技術(shù)效果是從構(gòu)效關(guān)系上判斷該技術(shù)方案所取得的技術(shù)效果是否顯而易見，進(jìn)而也得出該技術(shù)方案本身是否顯而易見的，用預(yù)料不到的技術(shù)效果來評述發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，重在判斷發(fā)明對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否客觀地真實地具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，這一是要判斷區(qū)別特征或者區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它特征與技術(shù)效果之間的可預(yù)期性，即構(gòu)效關(guān)系的可預(yù)期性，二是要判斷發(fā)明是否具有預(yù)料不到的性質(zhì)或發(fā)明的技術(shù)效果出乎預(yù)料地優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)，這二者缺一不可。
