摘要：任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型直接向外國申請專利的，應當事先向國務院專利行政部門提出保密審查請求，并詳細說明其技術方案。在涉及違反保密審查規(guī)定的無效案件中，需要對請求保密審查時提交的技術方案說明書與后來提交的專利申請文件是否一致進行判斷。本文對此過程中的技術方案對比方式和對比標準進行了探討。在廣泛研究的基礎上提出了三種對比方法及對比標準，為審查實踐提供了指導。

Abstract: Any unit or individual that intends to directly apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the request for confidentiality examination to the patent administration department under the State Council, and state the technical solution thereof in detail. In the invalidation case for breach of confidentiality examination, it is necessary to judge the consistence of the description of the technical solution filed at the time of requesting confidentiality examination and the patent application documents filed latterly. The comparison method and standard of the technical solutions during the procedure are discussed. Three comparison methods and three comparison standards are proposed for reference of the examination practice.

關鍵字：專利保密審查；國外專利申請；直接提交國外專利申請；技術方案對比；對比標準

Key Words: confidentiality examination of patent; foreign patent application; directly applying for foreign patent; comparison of the technical solutions; comparison standard

一、問題的提出

根據(jù)《專利法》第45條的規(guī)定，任何單位或者個人如果認為某項已授權專利不符合專利法的相關規(guī)定，可以向專利復審委員會請求宣告該項專利權無效?！秾＠▽嵤┘殑t》第65條對具體可提出無效宣告請求的理由進行了規(guī)定，其中包括專利法第20條第1款。該條款規(guī)定：“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經(jīng)國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規(guī)定執(zhí)行”。

另外，《專利法》第20條第4款規(guī)定：“對違反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權”。根據(jù)該條款的規(guī)定，如果某項發(fā)明創(chuàng)造違反專利法有關保密審查的規(guī)定，那么其再向中國申請專利的不應被授予專利權。然而，在審查實踐中存在中國專利申請仍被授予專利權的可能。那么，針對中國專利的無效程序中需要對請求保密審查時的文件、中國專利的內容與向外國提交的專利申請的內容進行比對，以確定專利權人是否違反了保密審查的規(guī)定。

然而，中國《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南（2010）》中為此均沒有詳細說明，給審查實踐帶來了困擾。本文試從保密審查請求的方式、技術對比的方式、差異等角度出發(fā)，探討保密審查中的技術方案比對標準，以期達到拋磚引玉的目的。

二、問題分析

在審查實踐中，提出保密審查請求的方式通常有以下三種：

方式1：直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交國際專利申請的，事先向國務院專利行政部門提出保密審查請求，并詳細說明其技術方案。

方式2：在向國務院專利行政部門提交中國專利申請的同時或之后提交保密審查請求。

方式3：向國家知識產(chǎn)權局提交國際專利申請（視為同時提出了保密審查請求）。

圖1：提出保密審查請求的方式

對于方式1而言，由于申請人在提交保密審查請求時，還沒有提交外國專利申請，也沒有提交相應的中國專利申請。那么在相應中國專利無效程序中，如何判斷請求保密審查時提交備案的技術方案說明書、后來提交的外國申請專利和中國專利申請文件三者之間是否存在差異是值得探討的問題。

（一）對比對象的確定

對于采用方式1提出保密審查請求（即直接向外國申請專利的保密審查），《專利審查指南（2010）》第五部分第5章第6.1節(jié)規(guī)定：

“向外國申請專利保密審查請求的文件應當包括向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書。請求書和技術方案說明書應當使用中文，請求人可以同時提交相應的外文文本供審查員參考。技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致。技術方案說明書可以參照專利法實施細則第十七條的規(guī)定撰寫，并符合本部分第一章的其他規(guī)定?！?/span>

《專利審查指南（2010）》規(guī)定：“技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致?！薄Ｍ瑫r還規(guī)定，技術方案說明書可以參照專利法實施細則第十七條的規(guī)定撰寫，并符合本部分第一章的其他規(guī)定。按照前述規(guī)定，備案的技術方案說明書如果按照專利法實施細則第十七條的規(guī)定撰寫，則備案的技術方案說明書應當與后提交的專利申請的說明書相同。但由于申請人申請策略和專利布局的需要，實際情況可能要復雜的多，主要可以分為以下三種情況。

第一種情況，申請人在提出保密審查請求時，外國專利申請和/或中國專利申請文件還沒有起草。這種情況下，提出保密審查請求時所提交備案的技術方案說明書可能很不完善，可能只是概括性描述或只有部分的實施方式/實施例，與后來實際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件在技術方案、具體實施方式/實施例、技術細節(jié)和語言描述方面會存在很大差異。例如，后來實際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件可能技術方案中進行了重大修改，例如增加了新的技術內容，或者增加了新的具體實施方式/實施例，或者補充了新實驗數(shù)據(jù)、補充了附圖等。顯然，第一種情況下，請求保密審查時提交的技術方案說明書與后來提交的外國申請專利和中國專利申請文件會存在較大的差異。

第二種情況，外國專利申請和/或中國專利申請文件已經(jīng)起草但還沒有完全準備好（草稿），這種情況下，提出保密審查請求時所提交備案的技術方案說明書可以采用已經(jīng)起草好的外國專利申請或中國專利申請文件，所提交的技術方案說明書對比完善。但后來實際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件又進一步做了一些實質性修改，這也會造成備案的技術方案說明書與后提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件之間的差異。

第三種情況，外國專利申請和/或中國專利申請文件已經(jīng)基本定稿，這種情況下，提出保密審查請求時所提交備案的技術方案說明書可以采用定稿的外國專利申請（中譯文）和/或中國專利申請文件。后來實際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件沒有進一步的修改或僅個別語言表達不同無實質性修改。這種情況下，三者沒有實質性差別。

無論是上述哪種情況，都會存在如何對比上述文件，以確定備案的技術方案說明書應當與外國專利申請是否“內容一致”的問題。

為了方便描述，假設中國專利申請文件為外國專利申請的中譯文，即二者相同，下文中的“后提交的專利申請文件”包括外國專利申請和中國專利申請文件。

無論是外國專利申請還是中國專利申請，均可能存在兩種文本：申請公開文本（對應原始提交的申請文件）和授權文本。在審查過程中，大多數(shù)申請文件會主動修改或被動修改，這會造成申請公開文本和授權文本不同。那么對比時，應當以哪個版本作為對比的基準呢？

一方面，審查過程中無論主動修改或被動修改，都會受到修改超范圍條款的限制。申請公開文本包含的技術信息會多于或等于授權文本。另一方面，專利審查過程時間較長，從申請?zhí)峤坏绞跈嗤ǔ?jīng)歷較長時間，后提交的中國專利申請和外國申請授權時間可能相差遠。另外，申請公開文本更能體現(xiàn)申請人主動公開的技術內容。

綜合考慮上面因素，對比時，采用申請公開文本作為對比文本為宜。

（二）對比方法及優(yōu)缺點分析

1. 全文對比法

所謂全文對比法，是指在后提交的專利申請文件全文（包括權利要求、說明書及其附圖）與先前備案的技術方案說明書全文進行對比。

全文對比法是對比最為全面的方法，可以保證后提交的專利申請文件全文的技術信息和方案與先前備案的技術方案說明書得到全面的比較和驗證，防止技術內容保密審查的遺漏。

采用全文對比法，需要將后提交的專利申請文件的全部內容與先前備案的技術方案說明書逐字逐句進行對比。這種方式不僅工作量大，而且很多對比可能沒有意義。例如，后提交的專利申請文件全文中，特別是說明書中，可能含有很多與發(fā)明創(chuàng)造實質性貢獻無關的現(xiàn)有技術。那么這些現(xiàn)有技術的不同，顯然不能作為備案的技術方案說明書應當與外國專利申請不一致的依據(jù)。另外，即使在說明書的發(fā)明創(chuàng)造的具體實施方式/實施例中，也并不是每一個特征和描述都與發(fā)明創(chuàng)造實質性貢獻密切相關，這些與發(fā)明創(chuàng)造實質性貢獻關系不大的特征和描述的不同，也不能作為備案的技術方案說明書應當與外國專利申請“不一致”的依據(jù)。由此可以看出，第一種方式全文對比法不宜作為確定備案的技術方案說明書與外國專利申請的內容一致性的方法。

2. 發(fā)明信息對比法

發(fā)明信息對比法是指將后提交的專利申請文件的發(fā)明信息與先前備案的技術方案說明書全文進行對比。

《專利審查指南》（2010年）第一部分第四章第2節(jié)規(guī)定：“發(fā)明信息是專利申請的全部文本（例如：權利要求書、說明書、附圖）中代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息，對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息是指在專利申請中明確披露的所有新穎的和非顯而易見的技術信息?！?/span>

采用發(fā)明信息對比法，剔除了與對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息無關的內容，工作量相對小些。對比內容為代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息，更符合專利法第20條第1款規(guī)定的立法宗旨和目的，更合理。

發(fā)明信息對比法需要將后提交的專利申請文件的權利要求書、說明書、附圖中代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息逐一與先前備案的技術方案說明書全文進行對比。例如，需要將權利要求書與先前備案的技術方案說明書進行對比；將說明書中代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息與先前備案的技術方案說明書進行對比以確定這些技術信息是否記載在先前備案的技術方案說明書中；將附圖中代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息與先前備案的技術方案說明書進行對比以確定這些技術信息是否記載在先前備案的技術方案說明書中。由此可見，發(fā)明信息對比法對比全面。

但說明書、附圖中代表對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息的判斷可能有些難度。通常，與權利要求書中的方案相同或直接體現(xiàn)的內容可以認為是對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息。但判斷時難免具有一定的主觀性，很容易產(chǎn)生爭議?！鞍l(fā)明信息對比法”可操作性和準確性會稍差些。

3. 權利要求對比法

權利要求對比法是指僅將后提交的專利申請文件的權利要求與先前備案的技術方案說明書全文進行對比。

專利法實施細則第十三條規(guī)定，發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點必然體現(xiàn)在權利要求書中。因此，用后提交的專利申請文件的權利要求書進行對比，更有針對性、可操作性和準確性。權利要求對比法僅需要對比后提交的專利申請文件的權利要求書，工作量小。

由保密審查的目的可知，關注的是在中國完成的技術方案本身是否需要保密。但是，一方面，由于受費用、權利要求數(shù)目、以及保護主題等因素制約，通常權利要求書體現(xiàn)的技術信息受限，難以涵蓋專利申請文件所有對現(xiàn)有技術的貢獻的技術信息。另一方面，不符合單一性的技術內容，或因其他原因，有些具有創(chuàng)造性的技術方案并沒有寫入權利要求書。這會造成“權利要求對比法”發(fā)明信息對比全面性可能不足。

由以上分析可以看出，發(fā)明信息對比法和權利要求對比法明顯優(yōu)于全文對比法，更合理些。綜合考慮針對性、可操作性和準確性，權利要求對比法優(yōu)于發(fā)明信息對比法。但發(fā)明信息對比法的全面性優(yōu)于權利要求對比法。

（三）對比標準

對比還需確定對比標準，特別是后提交的專利申請文件與先前備案的技術方案說明書不同時，二者“內容一致”的對比標準在《專利審查指南（2010）》中并沒有詳細說明。筆者認為“內容一致”的對比標準可以采用以下三種。

1. 修改超范圍標準

修改超范圍標準，為后提交的專利申請文件中的技術方案與先前備案的技術方案說明書相比時，把先前備案的技術方案說明書假定為原始提交的申請文件。按照專利法第33條的標準進行對比，如果后提交的專利申請文件中的修改超出了先前備案的技術方案說明書原始記載范圍，則認為二者不一致。反之，則認為二者一致。

2. 新穎性標準

新穎性標準，為后提交的專利申請文件中的技術方案與先前備案的技術方案說明書相比時，把先前備案的技術方案說明書假定為對比文件。按照專利法第22條第2款的標準進行對比，如果后提交的專利申請文件中的技術方案與先前備案的技術方案說明書相比具有新穎性，則認為二者不一致。反之，則認為二者一致。

3. 創(chuàng)造性標準

創(chuàng)造性標準，為后提交的專利申請文件中的技術方案與先前備案的技術方案說明書相比時，把先前備案的技術方案說明書假定為對比文件。按照專利法第22條第3款的標準進行對比，如果后提交的專利申請文件中的技術方案與先前備案的技術方案說明書相比具有創(chuàng)造性，則認為二者不一致。反之，則認為二者一致。

4. 三種標準的對比分析

從嚴格程度來說，修改超范圍標準>新穎性標準>創(chuàng)造性標準?？傮w而言，保密審查的主要目的是為了防止涉及國家安全或者重大利益的發(fā)明創(chuàng)造像其他專利申請一樣公開，會對國家安全或者重大利益帶來損害，而不是為了限制申請人對發(fā)明創(chuàng)造技術內容的修改。因此，對比標準不宜過于嚴格，對比標準過于嚴格，不利于申請人對于專利申請在全球的布局，造成申請人專利申請的不便。同時，對比標準也不宜過于寬松，否則保密審查制度將會被架空。顯然，修改超范圍標準過于嚴格，不利于保密審查制度的實施。申請人在提交保密審查請求之后，通?；蚨嗷蛏贂夹g內容進行修改之后，再提交專利申請文件，二者有所不同可以理解。因此，“內容一致”的對比標準宜采用新穎性標準或創(chuàng)造性標準。

新穎性標準和創(chuàng)造性標準二者之中，創(chuàng)造性標準又過于寬松。如果采用創(chuàng)造性標準，可能會使申請人在提交保密審查請求時，對技術方案的描述過于簡單，信息量太少，很可能將保密審查制度架空而無法實現(xiàn)立法目的。綜合考慮，對比標準采用新穎性標準最為適宜。

圖2：保密審查技術方案的對比

小結

綜上所述，對于直接向外國申請專利的保密審查，判斷后提交的國外專利申請文件與先前備案的技術方案說明書的內容一致性時，對比方式宜采用發(fā)明信息對比法，對比文本宜采用申請公開文本，對比標準宜采用新穎性標準。

參考文獻

1. 《中華人民共和國專利法》（第三修正案），2008年12月27日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議第三次修訂，2009年10月1日起實施.

2. 《中華人民共和國專利法實施細則》（第二修正案），中華人民共和國國務院令，第569 號，2009年12月30日國務院第95次常務會議通過，自2010年2月1日起施行.

3. 《專利審查指南》. 國家知識產(chǎn)權局.北京：知識產(chǎn)權出版社，2010