面對專利侵權(quán)訴訟，企業(yè)需知的常識

快幫云知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  李斐聰

一、寧波長陽應(yīng)對日本東麗提起的專利訴訟

2017年5月25日，圍繞液晶電視反射板用聚酯薄膜相關(guān)技術(shù)，日本材料企業(yè)東麗向深圳市中級人民法院對中國寧波長陽科技股份有限公司提起訴訟①。

東麗認為，長陽科技侵犯了其“CN201180005983.2號 側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源”專利③，要求長陽科技停止制造和銷售相關(guān)產(chǎn)品并賠償1億日元（約合人民幣615.56萬元）。

東麗表示，最初，東麗認為受損金額為6000萬日元左右，但隨著長陽科技銷售的擴大，東麗認為損失擴大至1億日元。

對此，長陽科技在2017年5月31日夜間發(fā)布了澄清公告②，表示截至公告日尚未收到深圳市中級人民法院簽發(fā)的傳票或其他書面文件，也未收到東麗方面的任何口頭或書面主張。

長陽科技在公告中進一步表示：針對東麗官網(wǎng)提及的問題，公司組織相關(guān)人員仔細研究了自己的專利、非專利技術(shù)組合及產(chǎn)品情況。基于現(xiàn)有的資料和數(shù)據(jù)，公司認為公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請的發(fā)明專利及相關(guān)非專利技術(shù)組合。公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)，不存在專利侵權(quán)行為。公司后續(xù)將及時披露事件的進展情況。一旦公司收到法院傳票，將委托知識產(chǎn)權(quán)律師積極應(yīng)訴，維護公司合法權(quán)益。同時公司保留就上述不實報道追究相關(guān)責任人法律責任的權(quán)利。

二、寧波長陽的公告缺乏專利常識

筆者認為，長陽的公告是缺乏專利常識的回應(yīng)。

長陽雖然在公告中表示積極應(yīng)訴，但是對于東麗提出的侵權(quán)控訴，沒有任何實質(zhì)性的回擊，反而暴露出長陽對專利常識的缺乏。

原因在于：長陽的公告中提到的不侵犯東麗的專利侵權(quán)的理由，對判斷是否侵犯專利權(quán)沒有直接關(guān)系，即使這些理由成立也不能證明長陽不侵犯東麗的專利權(quán)。

具體理由如下：長陽基于“公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請的發(fā)明專利以及相關(guān)非專利技術(shù)組合，以及公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)”，從專利法上講，是得不出“不存在專利侵權(quán)行為”的結(jié)論。

也就是說，即使長陽生產(chǎn)的產(chǎn)品全部基于公司自身已經(jīng)申請的發(fā)明專利以及相關(guān)非專利技術(shù)組合，以及公司產(chǎn)品均系自主研發(fā)生產(chǎn)，也不能證明長陽不存在專利侵權(quán)行為。

是否存在專利侵權(quán)行為，主要看長陽生產(chǎn)的產(chǎn)品是否落入東麗的專利權(quán)的保護范圍。下面具體介紹專利權(quán)侵權(quán)的判定方式。

三、專利權(quán)侵權(quán)判定方式

專利權(quán)侵權(quán)判定的基本原則：全面覆蓋原則

也就是說，被控侵權(quán)的產(chǎn)品必須包含專利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征，則落入專利權(quán)的保護范圍，侵犯該專利權(quán)。如果被控侵權(quán)的產(chǎn)品未包含專利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征，則未落入專利權(quán)的保護范圍，不侵犯該專利權(quán)。

此外，對于專利權(quán)人僅在申請文件的說明書中記載而未在權(quán)利要求書中記載的技術(shù)方案，視為專利權(quán)人已將該技術(shù)方案捐獻給社會，不屬于其專利權(quán)要求保護的范圍，不得在專利侵權(quán)訴訟中主張上述已捐獻的內(nèi)容屬于專利保護范圍。因此，如果長陽運用的技術(shù)僅記載在東麗的專利申請文件的說明書中，而未記載在權(quán)利要求書中，則長陽的行為不被視為侵犯對方專利權(quán)。

東麗的專利“CN201180005983.2號 側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源”要求保護的對象如下：

一種側(cè)光型背光源用白色反射膜，滿足下述(i)～(iii)：

(i)剛性度為2～10mN?m；

(ii)在至少一側(cè)的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度為15～60μm；

(iii)與所述面(A)為相反側(cè)的面(B)的一側(cè)的緩沖率為12％以上。

如果長陽存在侵犯東麗上述專利權(quán)，則長陽必須同時存在以下行為：

1.未經(jīng)東麗許可，生產(chǎn)了一種白色反射膜；

2.該白色反射膜用于側(cè)光型背光源中；

3.該白色反射膜剛性度為2～10mN?m；

4.該白色反射膜中，至少一側(cè)的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度為 15～60μm；

5.該白色反射膜中，與所述面(A)為相反側(cè)的面(B)的一側(cè)的緩沖率為12％ 以上。

如果長陽沒有同時完全滿足上述條件1至5，則長陽不侵犯東麗的該專利權(quán)。

例如：如果長陽生產(chǎn)的白色反射膜不是用在側(cè)光型背光源中，而是用在直下式背光源中，即使長陽同時存在其他4項行為，長陽的行為也可能不構(gòu)成對東麗該專利權(quán)的侵犯。

但是，如果本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠清楚、容易地判斷出將上述白色反射膜運用到直下式背光源中，相比將上述白色反射膜運用到側(cè)光型背光源中，能夠解決同樣的技術(shù)問題、得到同樣的技術(shù)效果，法院也可能根據(jù)等同原則，將上述白色反射膜運用到直下式背光源的行為視為等同侵犯東麗上述專利權(quán)。

相反，如果東麗在專利申請或維持專利權(quán)有效過程中明確表示上述白色反射膜只運用于側(cè)光型背光源中才能解決其要解決的問題，根據(jù)禁止反悔原則，那么將上述白色反射膜運用到直下式背光源的行為則不構(gòu)成對東麗該專利權(quán)的侵犯。

此外，如果長陽生產(chǎn)的白色反射膜，其參數(shù)不滿足“剛性度為2～10mN?m”、“面(A)上凸部的最大高度為 15～60μm”以及“面(B) 的一側(cè)的緩沖率為12％ 以上”中任一條件，長陽的行為也可能不構(gòu)成對東麗該專利權(quán)的侵犯。

四、反擊侵權(quán)訴訟的其他手段

長陽如果經(jīng)過上述分析之后，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品不侵犯東麗的該專利權(quán)，即使東麗訴至法院，長陽也有較大勝算，相反，如果長陽發(fā)現(xiàn)勝算不大，還可以采用其他反擊手段：

1.請求宣告對方專利無效 

如果公司產(chǎn)品包含了對方專利的所有技術(shù)特征，公司要進一步判斷自身使用的技術(shù)是否屬于對方專利申請日之前的公知技術(shù)，如果是，公司可以在法院指定的答辯期內(nèi)和舉證期內(nèi)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出“無效宣告請求”，使對方專利被宣布無效，如果成功，對方的專利權(quán)則自始無效，公司自然不存在侵犯對方專利權(quán)的行為。

如果在請求宣告對方專利無效的過程中，不能夠?qū)Ψ降膶＠繜o效，只能夠?qū)Ψ綄＠糠譄o效，那么，將對方專利的保護范圍限縮至不影響公司產(chǎn)品實施的范圍，這樣，公司也不存在侵犯對方專利權(quán)的行為。

2.現(xiàn)有技術(shù)抗辯

如果公司能夠確定自身使用的技術(shù)是對方專利申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)，公司可以在法院上直接爭辯或證明自身使用的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)，不構(gòu)成侵犯對方專利權(quán)的行為。

3.主張先用權(quán)

如果企業(yè)在對方專利申請日前已進行了實質(zhì)性的專項投資，并且完成了必要的技術(shù)準備，可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實施該技術(shù)，在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實施該技術(shù)不視為侵犯對方專利權(quán)。在長陽與東麗的案例中，東麗認為，隨著長陽科技銷售的擴大，東麗的損失擴大至1億日元，對此，長陽需要舉證證明自身擴大銷售是在對方專利申請日前已完成了必要的技術(shù)準備，這樣，擴大銷售的行為才不被視為侵犯對方專利權(quán)。

五、總結(jié)

長陽科技在茁壯發(fā)展的過程中，市場份額、經(jīng)濟效益不斷提升，東麗對其索要的賠償金額從6000萬日元擴大至1億日元，不管是長陽是否真正侵犯東麗的專利權(quán)，還是東麗借侵權(quán)訴訟壓制長陽的發(fā)展。中國公司都應(yīng)該發(fā)展自己的專利實力，來反擊外國公司的專利打壓，更不要淪為外國公司“養(yǎng)肥了再宰”的對象。

如今，正處于知識經(jīng)濟時代，專利侵權(quán)訴訟正成為企業(yè)遇到的普遍、不可回避，甚至迫在眉睫的問題。如何應(yīng)對專利侵權(quán)訴訟，各個企業(yè)都應(yīng)該知悉基本專利常識，或者委托專業(yè)的專利代理機構(gòu)為其保駕護航、維護其經(jīng)濟利益。

附錄：

1. 東麗公告：《關(guān)于對寧波長陽科技公司提起專利侵權(quán)訴訟的情況介紹LCD背光源反射板用聚酯薄膜技術(shù)的專利侵權(quán)》，2017年5月29日，網(wǎng)址鏈接：http://www.toray.cn/news/detail.html?key=9F133C6CFE8F596A4925812C00275377。

2. 長陽公告：《寧波長陽科技股份有限公司澄清公告》，2017年5月31日，網(wǎng)址鏈接：

 http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/3552051067c4fe1b.pdf。

3. 東麗株式會社專利：CN201180005983.2，側(cè)光型背光源用白色反射膜和使用該白色反射膜的背光源，網(wǎng)址鏈接：http://www.patexplorer.com/patent/view.html?an=CN201180005983.2&sc=&q=CN201180005983.2&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10#1/CN201180005983.2/detail/pdf。