一、以案說法：典型案例中的“通知-刪除”規(guī)則

（一）“拉桿箱”外觀設(shè)計專利侵權(quán)案簡介——2016年度全國法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例

徐麗君是專利號為201230063694.5、名稱為“拉桿箱”的外觀設(shè)計專利（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人。原告發(fā)現(xiàn)某制造商（被告一）在某知名電商平臺（被告二）網(wǎng)站上銷售與涉案專利相似的產(chǎn)品，進行了證據(jù)固定，并向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，訴請被告一和被告二停止侵權(quán)行為，共同賠償原告經(jīng)濟損失和維權(quán)合理支出。鑒于被告二在得知原告已經(jīng)起訴且派員參加訴訟之后，仍然允許被告一繼續(xù)在其平臺上銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品直到一審判決作出，一二審法院均認定被告二與被告一構(gòu)成共同侵權(quán)，對于損失擴大部分和維權(quán)合理支出承擔(dān)連帶責(zé)任。

在電商平臺知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中，由于避風(fēng)港規(guī)則的護佑，電商平臺屢屢逃脫責(zé)任。本案是司法實踐中為數(shù)不多的專利權(quán)人最終成功獲得平臺承擔(dān)連帶責(zé)任的勝訴判決的案例之一。

（二）判定平臺承擔(dān)責(zé)任的考量因素

在上述案例中，受訴法院根據(jù)案件事實，判定平臺承擔(dān)連帶責(zé)任主要是基于該電商平臺行為滿足以下構(gòu)成要件：

1.主觀要件

該電商平臺主觀上知道（明知或者應(yīng)知）被告一在其平臺上銷售涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的事實。在原告向法院就上述侵權(quán)行為起訴之后，平臺方作為被告接收了法院轉(zhuǎn)送的訴訟材料且進行了書面答辯。鑒于其得知原告已經(jīng)起訴且參加訴訟的情況，認定其主觀上對于被告一的侵權(quán)事實為已知。

2.行為要件

從原告起訴直至一審判決作出前，被告二允許被告一在其平臺上持續(xù)銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，導(dǎo)致被告一的侵權(quán)行為一直在持續(xù)重復(fù)進行。在平臺已經(jīng)得知平臺內(nèi)存在該專利侵權(quán)行為但未及時采取刪除斷開相關(guān)鏈接的必要措施制止侵權(quán)行為。

3.后果要件

由于被告二未及時采取必要措施，導(dǎo)致被告一在被告二平臺上的持續(xù)銷售行為造成侵權(quán)產(chǎn)品線上銷量持續(xù)增加，客觀上造成了原告損失和被告侵權(quán)獲利進一步擴大的后果。

（三）裁判規(guī)則

1.典型案例確立的裁判規(guī)則

在本案中，原告向法院就上述侵權(quán)行為起訴之后，平臺方作為被告接收了法院轉(zhuǎn)送的訴訟材料且進行了書面答辯。在平臺已經(jīng)得知平臺內(nèi)存在該專利侵權(quán)行為但未及時采取刪除斷開相關(guān)鏈接的必要措施制止侵權(quán)行為，造成了原告損失和被告侵權(quán)獲利進一步擴大的后果。據(jù)此認定被告二與被告一構(gòu)成共同侵權(quán)，對于損失擴大部分和維權(quán)合理支出承擔(dān)連帶責(zé)任。法院在審理該案時確立了如下裁判規(guī)則：在平臺已經(jīng)得知專利侵權(quán)行為但未及時采取必要措施的情況下，認定平臺未盡到合理的注意義務(wù)，構(gòu)成共同侵權(quán)，對于損失擴大部分承擔(dān)連帶責(zé)任。

2.“通知-刪除”的法律規(guī)則

上述裁判規(guī)則的法律依據(jù)在于《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第二款的規(guī)定：網(wǎng)絡(luò)用戶利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實施侵權(quán)行為的，被侵權(quán)人有權(quán)通知網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者接到通知后未及時采取必要措施的，對損害的擴大部分與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。

二、歧路之困：“通知-刪除”規(guī)則適用的困境

（一）平臺的兩難處境

非自營性電商平臺的經(jīng)營模式?jīng)Q定了其面對專利權(quán)人對平臺內(nèi)的專利侵權(quán)行為投訴時處于的兩難境地。

一方面，非自營性電商平臺獨立于產(chǎn)品或服務(wù)的提供者與需求者,通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,按照特定的交易與服務(wù)規(guī)范,為雙方提供的包括認證、交易、支付、物流、信息增值業(yè)務(wù)等服務(wù)。平臺的主要營收來自于出租虛擬店鋪費用、服務(wù)交易費、商品登陸費、特色服務(wù)費、廣告費、搜索費以及其他輔助服務(wù)收費。這種商業(yè)模式?jīng)Q定了平臺與平臺內(nèi)的商品經(jīng)營者相互之間存在密切的利益聯(lián)系，其主觀上一般不會主動積極地處理平臺內(nèi)涉嫌專利侵權(quán)的行為。

另一方面，在侵權(quán)責(zé)任法將原著作權(quán)法領(lǐng)域適用的通知-刪除規(guī)則引入到其他侵權(quán)領(lǐng)域之后，特別是當(dāng)前對知識產(chǎn)權(quán)趨于嚴(yán)格保護的趨勢下，電商平臺面對專利權(quán)人的通知或投訴時，若處理不當(dāng)，違反通知-刪除規(guī)則，則可能承擔(dān)較重的法律責(zé)任。

（二）平臺的尷尬處境

一方面，平臺承擔(dān)了裁判之實。電商平臺在運行過程中，存在大量專利侵權(quán)糾紛，接收“通知”、判斷專利侵權(quán)與否、采取必要措施已成為其為了維持平臺的正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)營秩序而實際承擔(dān)的工作。

另一方面，由于專利侵權(quán)判斷的專業(yè)性和復(fù)雜性（尤其是發(fā)明和實用新型專利），平臺并不清楚盡到何種程度義務(wù)可以免責(zé)、不明確采取必要措施的合理時機。

（三）目前平臺面對投訴的處理方式

目前，平臺在處理專利權(quán)人與平臺內(nèi)的商品經(jīng)營者之間的專利侵權(quán)糾紛時，主要有以下幾種方式：

1.平臺不刪除鏈接，待司法最終判決。該種處理方式是指電商平臺收到專利權(quán)人的專利侵權(quán)投訴通知之后，不對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等措施，而是通知雙方當(dāng)事人通過司法途徑等解決侵權(quán)糾紛，平臺根據(jù)有關(guān)司法機關(guān)的最終判決結(jié)果決定是否刪除或斷開鏈接。由于平臺的這種處理方式明顯違反《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第二款的規(guī)定，平臺承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的風(fēng)險較大。

2.接到通知即刪除。該種處理方式是指電商平臺收到專利權(quán)人的專利侵權(quán)投訴通知之后，立即對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施。如雙方當(dāng)事人通過司法途徑等最終解決侵權(quán)糾紛，平臺根據(jù)有關(guān)司法機關(guān)的最終判決結(jié)果視情況決定是否恢復(fù)鏈接。一方面，由于平臺的這種處理方式嚴(yán)格按照《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第二款的規(guī)定，平臺有效地規(guī)避了可能承擔(dān)的侵權(quán)責(zé)任。另一方面，這種不加選擇、不分情況而一律對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施的做法，也極易影響平臺的正常經(jīng)營秩序。

3.通知-轉(zhuǎn)通知-反通知-刪除。該種處理方式是指電商平臺收到專利權(quán)人的專利侵權(quán)投訴通知之后，立即將該通知轉(zhuǎn)送給被投訴人，要求被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交申訴或者反通知。如果被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交了反通知，則平臺根據(jù)通知和反通知的實際情況決定是否對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施，并告知如雙方當(dāng)事人對平臺的處理結(jié)果不服，則應(yīng)當(dāng)通過司法途徑等最終解決侵權(quán)糾紛，平臺根據(jù)有關(guān)司法機關(guān)的最終判決結(jié)果視情況決定是否刪除或者恢復(fù)鏈接。如果被投訴人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交反通知，則平臺對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施。盡管上述處理方式是較為折中的，但平臺根據(jù)通知和反通知的實際情況決定是否對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施，實際上承擔(dān)了判定是否侵權(quán)的責(zé)任，對平臺的法律專業(yè)性要求較高。

4.通知-轉(zhuǎn)通知-反通知-不刪除-待司法判決。該種處理方式是指電商平臺收到專利權(quán)人的專利侵權(quán)投訴通知之后，立即將該通知轉(zhuǎn)送給被投訴人，要求被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交申訴或者反通知。如果被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交了反通知，則平臺不對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等措施，而是通知雙方當(dāng)事人通過司法途徑等解決侵權(quán)糾紛，并告知如雙方當(dāng)事人如對平臺的處理結(jié)果不服，則應(yīng)當(dāng)通過司法途徑等最終解決侵權(quán)糾紛，平臺根據(jù)有關(guān)司法機關(guān)的最終判決結(jié)果視情況決定是否刪除鏈接。如果被投訴人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交反通知，則平臺對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施。平臺采用上述處理方式時，僅根據(jù)被投訴人是否在規(guī)定的期限內(nèi)提交反通知或者申訴而決定是夠采取相應(yīng)措施，避免了對承擔(dān)裁判者的角色對是否構(gòu)成專利侵權(quán)進行判定。

三、解決之道：構(gòu)建體現(xiàn)利益平衡原則的規(guī)則體系

（一）利益平衡原則

合理的規(guī)則應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)利益平衡原則，合理平衡各方當(dāng)事人的利益，應(yīng)當(dāng)是既有利于權(quán)利人和利害關(guān)系人有針對性地準(zhǔn)備材料，主動維護權(quán)利；又有利于平臺方及時采取必要措施，處理糾紛；還有利于防止濫投訴、惡意投訴等情形發(fā)生，使平臺內(nèi)經(jīng)營者合法利益不受到無端侵犯。

（二）合理的規(guī)則體系

1.合格有效的通知：主體資格、通知途徑、通知內(nèi)容

專利權(quán)人及其利害關(guān)系人向平臺發(fā)出的專利侵權(quán)通知應(yīng)當(dāng)滿足一定的要求，滿足合格有效的通知的要求。

首先是主體資格方面的要求。有權(quán)向平臺發(fā)出通知的主體應(yīng)當(dāng)是對涉案專利享有合法權(quán)利，因被投訴人的行為導(dǎo)致其專利權(quán)受到侵害的專利權(quán)人、專利權(quán)的繼承人、專利權(quán)實施許可的被許可人。

其次是通知發(fā)出的途徑。某些電商平臺設(shè)有專門的知識產(chǎn)品保護平臺或通道，以處理平臺內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛。平臺接到專利權(quán)人及其利害關(guān)系人的投訴之后，對于合格的投訴，將會進入處理流程進行處理。即使是建立了專門投訴通道的電商平臺也接受其他途徑發(fā)來的通知，但由于其他途徑的通知將耗費額外的人力和流程進行處理，處理該類通知的時效性較弱，故其一般是接受但不鼓勵其他形式的有效通知。

最后的是通知內(nèi)容的要求。投訴方需要提交主體資格證明文件、專利權(quán)屬證明文件、侵權(quán)鏈接、侵權(quán)比對分析等文件。鑒于我國僅對實用新型和外觀設(shè)計專利實行形式審查制度，其權(quán)利穩(wěn)定與否存在著較大的不確定性。為了在維護知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人合法權(quán)益的同時，保障平臺正常的經(jīng)營秩序，對于2010年1月1日起申請的實用新型或外觀設(shè)計專利，平臺一般要求投訴方發(fā)起投訴時應(yīng)同時提供由國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的《專利權(quán)評價報告》。

2.合理構(gòu)建“通知-轉(zhuǎn)通知-反通知-刪除”規(guī)則

電商平臺收到專利權(quán)人的專利侵權(quán)投訴通知之后，立即將該通知轉(zhuǎn)送給被投訴人，要求被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交申訴或者反通知。如果被投訴人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交反通知，則平臺對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施。如果被投訴人在規(guī)定的期限內(nèi)提交了反通知，則平臺根據(jù)該案件難易程度分情況進行處理。首先，對于容易判斷侵權(quán)與否的案件（例如外觀設(shè)計專利是否構(gòu)成相同侵權(quán)），則平臺根據(jù)案件情況直接處理，判定構(gòu)成侵權(quán)則對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施，判定不構(gòu)成侵權(quán)時則不采取相應(yīng)措施。其次，也是難點所在，由于案件復(fù)雜而導(dǎo)致平臺無法判定是否侵權(quán)時應(yīng)當(dāng)如何處理。我們認為，在此情況下平臺不應(yīng)承擔(dān)裁判者的角色，不宜徑直對涉嫌侵權(quán)鏈接采取屏蔽、刪除等必要措施，而是通知雙方當(dāng)事人通過司法途徑等解決侵權(quán)糾紛，平臺根據(jù)有關(guān)司法機關(guān)的最終判決結(jié)果決定是否刪除鏈接，當(dāng)然，該規(guī)則有待于相關(guān)立法和司法解釋的進一步確立。