北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 　　商業(yè)方法相關(guān)專利申請是目前專利界比較關(guān)心的一個話題，筆者在本文中將結(jié)合處理過的實例來談一些感受，以期拋磚引玉。 　　一、在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護(hù)的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法 　　在目前的實際操作中，審查員與申請人/代理人之間的爭辯經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況：審查員在未經(jīng)檢索的情況下，就根據(jù)權(quán)利要求中出現(xiàn)的商業(yè)性詞匯，如“出售、價格、費(fèi)用、經(jīng)銷”等，認(rèn)定專利申請要求保護(hù)的發(fā)明的實質(zhì)是商業(yè)方法，解決的問題不是技術(shù)問題，產(chǎn)生的效果也不是技術(shù)效果，因此屬于智力活動的規(guī)則和方法；而申請人/代理人則強(qiáng)調(diào)發(fā)明所采用的是技術(shù)手段（如計算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)），作為方案整體來說是技術(shù)方案。整個過程中雙方各執(zhí)一詞，互相都無法說服對方，從而勢必延長實質(zhì)審查程序，甚至使得有可能授權(quán)的專利申請面臨被駁回的后果。 　　實際上，從狹義的角度出發(fā)，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請是指以利用計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利申請。商業(yè)方法涉及商業(yè)活動和事務(wù)，包括：金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)療、教育、出版、經(jīng)營管理、企業(yè)管理、行政管理、事務(wù)安排等。商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的所屬技術(shù)領(lǐng)域是指用于完成商業(yè)方法的計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域。 　　也就是說，由于商業(yè)方法是通過計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)的，其具體實施時一般會借助于計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)手段來實現(xiàn)，被審查員認(rèn)定為商業(yè)方法的專利申請就其整體而言或多或少都會帶有技術(shù)的色彩。因此單純說明該專利申請請求保護(hù)的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法，筆者認(rèn)為能夠成功說服審查員的可能性是不大的。 　　有鑒于此，2001年修改后的《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)補(bǔ)充規(guī)定：“如果一項發(fā)明就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，但是發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，則不應(yīng)當(dāng)完全排除其獲得專利權(quán)的可能性，需要具體分析，按下述兩種情況區(qū)別對待： 　　(i)如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，則應(yīng)將該發(fā)明視為智力活動的規(guī)則和方法，不授予其專利權(quán)； 　　(ii)如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不在于或不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，則不能依據(jù)專利法第二十五條第一款第（二）項拒絕授予其專利權(quán)?！?　　因此，狹義的商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請并不必然屬于不可授予專利權(quán)的客體。在爭辯過程中，除了說明該專利申請請求保護(hù)的發(fā)明就整體而言不是一種智力活動的規(guī)則和方法，還需要進(jìn)一步說明其與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比，不同之處不僅僅在于商業(yè)規(guī)則，還在于采用了新的技術(shù)手段，并且解決的問題和獲得的效果也具有技術(shù)性，即滿足方案的技術(shù)三要素均為技術(shù)性的條件。 　　二、在意見陳述時，應(yīng)該從技術(shù)性的角度出發(fā) 　　在目前的實踐中，基于商業(yè)方類專利申請的特殊性，有些申請人/代理人在意見陳述中總是側(cè)重強(qiáng)調(diào)爭議的專利申請的方案不是商業(yè)實施的方法，不涉及智力活動的因素，但這顯然是不夠客觀的，也難以說服審查員。 　　這是因為實際的商業(yè)方法中既包括商業(yè)方法本身的智力活動因素，又包括計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等技術(shù)性因素，使得技術(shù)性因素在很多情況下難以被清楚地分辨出來，這也正是審查員在面對此類專利申請時，一般會認(rèn)為其屬于智力活動的規(guī)則和方法的原因。因此，在處理過程中，筆者建議按照下述步驟進(jìn)行意見陳述。 　　2.1 分析構(gòu)成發(fā)明方案所需的特征 　　首先，應(yīng)該具體分析權(quán)利要求請求保護(hù)的發(fā)明中記載了哪些特征，哪些特征具有智力活動的因素，哪些特征是客觀的技術(shù)特征，例如，依據(jù)客觀存在的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理的行為不應(yīng)被看作是智力活動的規(guī)則和方法。 　　2.2 找出對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征 　　在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析對于現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的部分是屬于哪一類的特征。 　　通常，對于智力活動的方法專利來說，所述智力活動本身是發(fā)明的主體，網(wǎng)絡(luò)媒介只是智力活動借用的工具，例如財務(wù)計算方法。 　　而非智力活動的方法專利中，智力活動相關(guān)的特征通常只是申請人為了將發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，與智力活動有關(guān)的內(nèi)容對發(fā)明的貢獻(xiàn)是“少量且非本質(zhì)的”。 　　當(dāng)然，這種描述方式也存在一定的問題：一方面極有可能導(dǎo)致商業(yè)方法中包含的智力活動因素掩蓋其技術(shù)性因素，由此使專利申請文件的主題和實質(zhì)內(nèi)容以商業(yè)活動為中心而缺乏技術(shù)性，不僅難以獲得專利授權(quán)，還會給競爭對手帶來足夠的提示，使其利用公開的內(nèi)容構(gòu)建對本發(fā)明限制的專利；另一方面會限制專利的保護(hù)范圍。 　　2.3 判斷發(fā)明是否屬于可授權(quán)的客體 　　在進(jìn)行上述的分析后，如果做出貢獻(xiàn)的是其中具有智力活動因素的特征，則必須承認(rèn)該專利申請不屬于可授予專利權(quán)的客體。 　　如果做出貢獻(xiàn)的特征是其中的技術(shù)手段，則可以指出： 即使發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予專利權(quán)。 　　三、在意見陳述中時，應(yīng)該進(jìn)一步闡明專利申請的本質(zhì) 　　如上所述，在說明商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請就整體而言是技術(shù)方案，并且針對最近接的現(xiàn)有技術(shù)所解決的是技術(shù)問題，也產(chǎn)生了技術(shù)效果后，基本可以說明該專利申請確實不屬于智力活動的規(guī)則和方法。 　　在此基礎(chǔ)上，應(yīng)該進(jìn)一步結(jié)合《審查指南》第九章的規(guī)定，闡明該專利申請的本質(zhì)。這是因為，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請既具有涉及計算機(jī)程序的共性，又具有計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與商業(yè)活動和事務(wù)結(jié)合所帶來的特殊性。涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請的審查原則和基準(zhǔn)同樣適用于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查。 　　而《審查指南》第九章第2.2節(jié)將可授予專利權(quán)的計算機(jī)程序歸納為下述四部分：用于工業(yè)過程控制的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請；涉及計算機(jī)內(nèi)部運(yùn)行性能改善的發(fā)明專利申請；用于測量或測試過程控制的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請；用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請。 　　一般而言，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請可以歸類于用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請。對此，《審查指南》指出：如果發(fā)明專利申請的主題是利用在公知計算機(jī)上運(yùn)行的計算機(jī)程序?qū)ν獠繑?shù)據(jù)進(jìn)行處理，以解決某個具體的技術(shù)問題，那么，由于它所處理的是利用了技術(shù)手段，并能夠獲得技術(shù)效果的技術(shù)問題，所以，這種發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護(hù)的客體。 　　下面，向大家介紹一個筆者處理的實例。 　?。ㄒ唬┥暾埲颂峤坏脑紝＠暾埼募臋?quán)利要求 　　該發(fā)明專利申請涉及一種通信領(lǐng)域數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)中的計費(fèi)方法。采用本發(fā)明的方案，計費(fèi)與網(wǎng)絡(luò)資源的利用率匹配更合理，便于采用靈活的計費(fèi)方式。其申請時共有7項權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1是獨(dú)立權(quán)利要求，而權(quán)利要求2至7均為從屬權(quán)利要求。獨(dú)立權(quán)利要求1記載如下： 　　“1、一種數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)中的計費(fèi)方法，包括： 　　 （1）在接入設(shè)備中存儲用戶的計費(fèi)范圍和計費(fèi)屬性； 　　 （2）根據(jù)不同的計費(fèi)屬性設(shè)定不同的計費(fèi)費(fèi)率； 　　 （3）根據(jù)接收到的報文中的用戶計費(fèi)范圍和計費(fèi)屬性采用相對應(yīng)的計費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行計費(fèi)?！?　　權(quán)利要求2的記載如下： 　　“2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)中的計費(fèi)方法，其特征在于步驟(3)進(jìn)一步包括下述步驟： 　　 （21）接入設(shè)備接收接入的報文； 　　 （22）判斷該報文是否為從用戶到用戶或者從用戶到網(wǎng)絡(luò)的報文，如果是，轉(zhuǎn)步驟(23)，否則轉(zhuǎn)步驟(24)； 　　 （23）根據(jù)報文的源地址確定該報文所屬用戶的計費(fèi)范圍和用戶標(biāo)識（ID），然后根據(jù)報文的目的地址確定報文所屬用戶的計費(fèi)屬性， 然后轉(zhuǎn)步驟(25)； 　　 （24）判斷所述報文是否為從網(wǎng)絡(luò)到用戶的報文，如果是，根據(jù)報文的目的地址確定該報文所屬用戶的計費(fèi)范圍和用戶標(biāo)識（ID）， 根據(jù)報文的源地址確定報文的計費(fèi)屬性，然后轉(zhuǎn)步驟（25）， 否則，認(rèn)為所述報文為從網(wǎng)絡(luò)到網(wǎng)絡(luò)的報文，忽略對該報文的計費(fèi)，然后結(jié)束計費(fèi)操作； 　?。?5）根據(jù)用戶ID和報文的計費(fèi)屬性確定計費(fèi)費(fèi)率以及報文的長度等對接入的報文進(jìn)行計費(fèi)，然后結(jié)束計費(fèi)操作?！?　　權(quán)利要求3至權(quán)利要求7分別限定該方法中建立用戶屬性表、建立目的地址屬性表、建立費(fèi)率等級表、建立費(fèi)用記錄表以及利用該表進(jìn)行計費(fèi)的步驟。 　?。ǘ彶閱T的第一次審查意見 　　審查員發(fā)出第一次審查意見通知書指出：當(dāng)前全部權(quán)利要求1至7屬于專利法第25條規(guī)定的不授予專利權(quán)的范圍，同時說明書中也沒有記載其他任何可以授予專利權(quán)的實質(zhì)內(nèi)容，該申請將被駁回。 　　具體理由是：權(quán)利要求1請求保護(hù)的是一種數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)的計費(fèi)方法，由說明書中的記載可知，本申請的目的在于提供一種在數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)中有效、合理地利用網(wǎng)絡(luò)資源的計費(fèi)方法，其所要解決的問題不是一個技術(shù)性的問題。權(quán)利要求1中雖然包含了接入設(shè)備即網(wǎng)絡(luò)硬件的限定，但接入設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)中的公知設(shè)備，權(quán)利要求1實質(zhì)上是利用公知的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來實現(xiàn)計費(fèi)方法本身，其本質(zhì)上是一種商業(yè)方法，所獲得效果也不是技術(shù)效果。因而，權(quán)利要求1請求保護(hù)的客體屬于專利法第二十五條第一款第（二）項所述的智力活動的規(guī)則和方法的范圍，不能被授予專利權(quán)。 　　對于從屬權(quán)利要求2至7，審查員認(rèn)為：其分別對該計費(fèi)方法作了進(jìn)一步限定，從屬權(quán)利要求3-6的限定部分分別對用戶屬性表、目的地址屬性表、費(fèi)率等級表和費(fèi)用記錄表所包括的內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步限定。他們?nèi)晕唇鉀Q技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果，實質(zhì)上屬智力活動的規(guī)則和方法。因而，權(quán)利要求2-7請求保護(hù)的客體也屬于專利法第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的不授予專利權(quán)的范圍，不能被授予專利權(quán)。 　　（三）審查意見轉(zhuǎn)達(dá)、修改及意見陳述 　　應(yīng)該說，審查員傾向于駁回該專利申請。代理人注意到，審查員在通知書中并沒有詳細(xì)說明權(quán)利要求2和7記載的方案為何屬于智力活動的規(guī)則和方法。因此，代理人在部門主任的幫助下，參照《審查指南》，對從屬權(quán)利要求2記載的方案進(jìn)行了認(rèn)真的分析，認(rèn)為從屬權(quán)利要求2所記載的方案屬于可授權(quán)專利權(quán)的客體。 　　為此，在與申請人進(jìn)行商議后，將權(quán)利要求1和權(quán)利要求2合并，在新的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行了如下的意見陳述： 　　（1）引用了《審查指南》對智力活動的解釋，指出： 　　首先，權(quán)利要求1的方案不能脫離通信網(wǎng)絡(luò)而獨(dú)立存在，因此該方案本身一定存在智力活動無法左右的、來自網(wǎng)絡(luò)本身產(chǎn)生的非智力活動的內(nèi)容，例如網(wǎng)絡(luò)計費(fèi)屬性中報文的源、目的地址。對這些內(nèi)容進(jìn)行處理的過程，就是利用網(wǎng)絡(luò)的特點進(jìn)行的，假設(shè)上述步驟被看作是智力活動的規(guī)則而不受自然法則的約束，則報文無需接入設(shè)備就可獲知，而且報文的源、目的地址等計費(fèi)屬性也可以忽略或更改，然而恰恰由于這些內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)特性，使得只能利用網(wǎng)絡(luò)提供的、客觀存在的、具有網(wǎng)絡(luò)特性的報文進(jìn)行計費(fèi)操作，這些依據(jù)客觀存在的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理的行為不應(yīng)被看作是智力活動的規(guī)則和方法。 　　其次，權(quán)利要求1的技術(shù)方案不是純粹指導(dǎo)人們對信息進(jìn)行思維、識別、判斷和記憶的規(guī)則和方法，就像幾乎所有的技術(shù)方法一樣，本發(fā)明也是利用自然存在的事實的規(guī)律組織對客觀事實的創(chuàng)造和加工，從而使客觀存在的事實產(chǎn)生形態(tài)延伸，進(jìn)而解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題和缺陷。具體說，依據(jù)本發(fā)明的記載，由于現(xiàn)有的方法沒有能夠體現(xiàn)ISP實現(xiàn)接入用戶的成本，導(dǎo)致不能有效利用網(wǎng)絡(luò)資源。本發(fā)明對于技術(shù)的貢獻(xiàn)就在于利用網(wǎng)絡(luò)報文的客觀屬性（即用戶權(quán)限、地址等）進(jìn)行針對接收到的報文計費(fèi)，這樣的計費(fèi)于網(wǎng)絡(luò)資源的利用率匹配合理，有利于指導(dǎo)用戶有效合理地利用網(wǎng)絡(luò)資源。由于本發(fā)明是利用了自然規(guī)則，能夠解決技術(shù)問題、產(chǎn)生技術(shù)效果的方法，其不同于真正的智力活動的規(guī)則和方法。 　　第三，本發(fā)明權(quán)利要求1所述的方法只有一部分屬于智力活動，例如步驟B，而另一部分則描述了利用網(wǎng)絡(luò)客觀存在的數(shù)據(jù)特性進(jìn)行計費(fèi)的處理過程。本發(fā)明權(quán)利要求1整體應(yīng)屬于《審查指南》第二部分第九章第2.2.4 節(jié)所規(guī)定的用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請。 　　（2）即使本發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于本發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予本發(fā)明專利權(quán)。 　　如果僅根據(jù)權(quán)利要求1中出現(xiàn)的步驟B所述的“根據(jù)不同計費(fèi)屬性設(shè)定不同的計費(fèi)費(fèi)率”以及其它步驟隱含的“確定計費(fèi)范圍、計費(fèi)屬性”等公知內(nèi)容的字面的含義，很容易將本發(fā)明理解為智力活動的規(guī)則和方法。但是，上述并不能說明本發(fā)明的全部，只是申請人為了將本發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，上述與智力活動有關(guān)的內(nèi)容對本發(fā)明的貢獻(xiàn)是“少量且非本質(zhì)的”。 　　權(quán)利要求1所述的技術(shù)方案的本質(zhì)或者說對于現(xiàn)有技術(shù)貢獻(xiàn)的部分在于利用網(wǎng)絡(luò)報文的客觀屬性（即用戶權(quán)限、地址等）進(jìn)行針對接收到的報文進(jìn)行計費(fèi)的過程，即根據(jù)報文的客觀屬性進(jìn)行的與網(wǎng)絡(luò)資源匹配更合理的計費(fèi)方式。采用這樣的方法能夠根據(jù)的報文的客觀特性，進(jìn)行有利于與網(wǎng)絡(luò)資源平衡利用的計費(fèi)操作，使網(wǎng)絡(luò)資源的使用方式信息轉(zhuǎn)化為另一種狀態(tài)――計費(fèi)信息。因此，對于本發(fā)明來說，技術(shù)上的貢獻(xiàn)是“大量且本質(zhì)的”。 　　（3）本發(fā)明屬于用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請。 　　權(quán)利要求1所記載的技術(shù)方案屬于客觀事實或狀態(tài)轉(zhuǎn)化類發(fā)明，其對象是客觀存在的報文數(shù)據(jù)，這種狀態(tài)的轉(zhuǎn)化本身就是利用客觀規(guī)律或自然法則解決初始客觀事實或狀態(tài)存在的事實與表現(xiàn)不統(tǒng)一的技術(shù)問題，在本發(fā)明中的體現(xiàn)是計費(fèi)不能反映客觀的網(wǎng)絡(luò)資源利用問題。對該類發(fā)明的理解應(yīng)當(dāng)立足于對下述問題的考察：1）初始數(shù)據(jù)是客觀的還是主觀的；2)數(shù)據(jù)狀態(tài)的轉(zhuǎn)化結(jié)果是否任意的主觀過程能夠?qū)е拢?）結(jié)果的唯一性是否得到滿足。前面已有分析，本發(fā)明從上述幾個方面都能夠得到專利法要求的審查，本發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，而在于大量存在的技術(shù)方案本身，因此根據(jù)《審查指南》第二部分第九章第2.2.4 節(jié)的規(guī)定，本發(fā)明應(yīng)該屬于專利法保護(hù)的客體。 　?。?）由于權(quán)利要求2-6均直接或間接引用權(quán)利要求1，其所要求保護(hù)的技術(shù)方案也屬于專利法保護(hù)的客體。 　　在提交修改后的申請文本和上述意見陳述后，代理人對本專利申請最終授權(quán)的前景充滿了信心。值得欣慰的是，代理人于2005年4月8日收到國家知識產(chǎn)權(quán)局針對本專利申請發(fā)出的授予發(fā)明專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書。 　　此外，筆者感到遺憾的是，在審查意見答復(fù)過程中，對權(quán)利要求作了較大的修改，使得專利授權(quán)時確定的保護(hù)范圍受到了較大的限縮。實際上，這是由于在申請階段撰寫申請文件的過程中，對商業(yè)方法相關(guān)專利申請的經(jīng)驗還不是特別豐富，對其規(guī)律的把握也不是特別到位，因此處理的不是特別完善。表現(xiàn)在對商業(yè)方法方案的 “技術(shù)性”處理不夠，使商業(yè)方法中包含的智力活動因素掩蓋了其技術(shù)性因素，最后不得不將從屬權(quán)利要求中更為明顯的技術(shù)特征提升到獨(dú)立權(quán)利要求中。 　　以上是筆者從該案中獲得的幾點體會，總之，在答復(fù)審查意見的過程中，需要在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確地把握專利申請所要求保護(hù)的發(fā)明的實質(zhì)，在此基礎(chǔ)上，有的放矢，進(jìn)行針對性的答辯，盡量為申請人爭取其合法權(quán)益。