以前流傳過一篇文章叫“專利代理人與審查員的愛恨情仇”，具體的愛恨情仇如何形成已不大記得，但是相信，如果專利代理人在面對“容易想到”、“常規(guī)技術手段”等審查意見時，應該是執(zhí)業(yè)生涯中“一萬點傷害”的重要來源。 審查意見答復是一項很專業(yè)的法律技術工作，因為，基于法律規(guī)定，創(chuàng)造性的評判有其一套固有的評判規(guī)則，對于多數技術人員出身的申請人或發(fā)明人而言，并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見答復的重要原因。 目前創(chuàng)造性的評判標準源自于《專利審查指南》的“三步法”，雖然各國的評判步驟未必一致，但是總體而言的思路相同。審查指南的三步法如下： （1）確定最接近的現有技術； （2）確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題； （3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。 對于第（3）點，審查指南進一步給出示例（i）“所述區(qū)別技術特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段”。 這一條也是目前審查意見中出現的頻次相對較高的用于否定創(chuàng)造性的依據，也是上述的“一萬點傷害”的重要源頭。以往也有諸多文章從技術啟示的角度來提供答復思路，例如，雖然手段是常規(guī)，但是并不是用于解決該問題，這無疑是一個比較好的答復角度。但對于解決該技術問題的手段的確是常規(guī)技術手段時，又當如何呢？ 不到萬不得已決不放棄，顯然是一名具有責任心的專利代理人的重要信條。 當然，雖然不放棄，但針對此審查意見，和審查員進行“是常規(guī)”、“不是常規(guī)”的口水仗顯然毫無疑義。本文旨在針對上述情況，給出另外一種處理思路，也是從技術啟示的角度出發(fā)。即，雖然解決該技術問題的手段是常規(guī)技術手段，但是該技術問題本身卻并不容易發(fā)現，也就是三步法（2）中技術問題本身在申請日前難以確定，那么即便解決該技術問題的手段是常規(guī)技術手段，本領域技術人員也不存在動機將該常規(guī)的技術手段結合到最接近的現有技術中。 以筆者親歷的一件無效宣告案件為例。