1、通用名稱對(duì)注冊(cè)商標(biāo)或非注冊(cè)商標(biāo)的抗辯

　　如果商標(biāo)是約定俗成的商品通用名稱，且使用地域范圍廣泛，可以通過商標(biāo)爭議，要求商評(píng)委撤銷原告的商標(biāo)。而作為商標(biāo)組成部分的通用名稱，任何人構(gòu)成正當(dāng)使用。北京匯成酒業(yè)技術(shù)開發(fā)公司訴北京市華都釀酒食品工業(yè)公司侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案中，匯成公司系“甑流”商標(biāo)注冊(cè)人，該商標(biāo)核定使用的商品為第33類“含酒精的飲料(啤酒除外)”。被告華都公司擅自將與“甑流”商標(biāo)相同的文字使用在其生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品上，稱為“北京甑流酒”，并在市場上長期、公開、大量銷售，侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。匯成公司于2006年4月6日提起訴訟。

　　北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，商品的通用名稱，通常是指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或者本行業(yè)中約定俗成的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱等?！侗本┦兄靖濉芬呀?jīng)確切表明，凈流(或稱甑流、甑餾)是一種特定白酒的通用名稱，此稱謂通行于北京乃至華北地區(qū)，且積年已久。匯成公司雖對(duì)“甑流”文字享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但無權(quán)禁止他人在自己的產(chǎn)品及宣傳中將“甑流”作為特定產(chǎn)品的通用名稱加以使用，華都公司為說明產(chǎn)品的性質(zhì)及特點(diǎn)而使用“北京甑流酒”字樣屬于正當(dāng)使用，這種使用并非商標(biāo)意義上的使用。商品通用名稱被申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)或者注冊(cè)商標(biāo)的一部分后，商標(biāo)權(quán)人雖然對(duì)該商標(biāo)享有專用權(quán)，但不得限制他人對(duì)該商品通用名稱的使用。

　　2、藥品名稱對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的抗辯

　　藥品名稱同時(shí)又是注冊(cè)商標(biāo)，他人未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在藥品上使用該藥品名稱的，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，但前提是不能突出使用該批準(zhǔn)備案的藥品名稱。其理由是：第一，藥品名稱與藥品注冊(cè)商標(biāo)發(fā)生沖突是我國藥品管理制度與商標(biāo)注冊(cè)制度之間的不協(xié)調(diào)造成的，作為當(dāng)事人來說，主觀上沒有任何過錯(cuò)。第二，允許將藥品名稱作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，會(huì)造成藥品生產(chǎn)者對(duì)該藥品的壟斷，是不公平的，不利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步。

　　3、對(duì)在先企業(yè)名稱、中華老字號(hào)的正當(dāng)使用

　　商標(biāo)和企業(yè)名稱均屬于商業(yè)標(biāo)志的范疇，但分屬不同法律保護(hù)、調(diào)整范疇。應(yīng)當(dāng)按照誠實(shí)信用、維護(hù)公平、利益平衡和保護(hù)在先權(quán)利、是否產(chǎn)生消費(fèi)者混淆、被侵權(quán)商標(biāo)知名度等原則予以處理。

　　企業(yè)名稱未突出使用、未造成市場混淆、清楚標(biāo)注生產(chǎn)廠家及廠址的，不應(yīng)按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理。特別是對(duì)于因歷史原因造成的注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱的權(quán)利沖突，當(dāng)事人不具有惡意的，應(yīng)當(dāng)視案件具體情況，在考慮歷史因素和使用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，公平合理地解決沖突，不宜簡單地認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭；對(duì)于權(quán)屬已經(jīng)清晰的老字號(hào)等商業(yè)標(biāo)識(shí)糾紛，要尊重歷史和維護(hù)已形成的法律秩序。對(duì)于具有一定市場知名度、為相關(guān)公眾所熟知、已實(shí)際具有商號(hào)作用的企業(yè)名稱中的字號(hào)、企業(yè)或者企業(yè)名稱的簡稱，視為企業(yè)名稱并給予制止不正當(dāng)競爭的保護(hù)。因使用企業(yè)名稱而構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，可以根據(jù)案件具體情況判令停止使用，或者對(duì)該企業(yè)名稱的使用方式、使用范圍作出限制。對(duì)于原告以商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭為由，請(qǐng)求撤銷被告企業(yè)字號(hào)、變更字號(hào)的訴求，一般來講，企業(yè)字號(hào)如已經(jīng)連續(xù)使用超過多年，則具備了市場穩(wěn)定性，一般不宜撤銷。

　　4、對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的其他合理性、正當(dāng)使用。

　　只要符合《商標(biāo)法》規(guī)定的正當(dāng)使用，都可以作為抗辯理由。如我國《商標(biāo)法》第十條規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義的除外，已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。此條對(duì)于有第二含義的含有縣級(jí)以上地名的商標(biāo)，允許注冊(cè)，如“紅河”商標(biāo)等。但又實(shí)際上限制了商標(biāo)權(quán)人的部分權(quán)利，即他人產(chǎn)品上將注冊(cè)商標(biāo)作為地名合理性使用同時(shí)，商標(biāo)的價(jià)值可以分為商標(biāo)作為文字、標(biāo)識(shí)本身所具有的符號(hào)價(jià)值和經(jīng)營者通過經(jīng)營行為附加的能夠?qū)⑸虡?biāo)與商品以及商品的生產(chǎn)者之間建立聯(lián)系的區(qū)別價(jià)值。商標(biāo)專用權(quán)的禁止權(quán)的范圍，應(yīng)該排除掉那些正當(dāng)?shù)厥褂蒙虡?biāo)權(quán)人的商標(biāo)的基礎(chǔ)符號(hào)價(jià)值的部分。

　　一般來講，抗辯人對(duì)商標(biāo)的正當(dāng)使用應(yīng)符合以下條件：抗辯人主觀上善意、對(duì)商品僅做敘述性使用和指示性使用、并非作為商標(biāo)或包裝裝潢等使用、不會(huì)造成相關(guān)公眾混淆或誤認(rèn)。這些需要被告說明、舉證。

　　5、銷售商、普通貼牌加工方、商標(biāo)標(biāo)志印制方已經(jīng)盡到合理的注意義務(wù)

　　我國《商標(biāo)法》第56條規(guī)定了作為商標(biāo)侵權(quán)被告的抗辯理由，即銷售不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。而目前外貿(mào)“貼牌加工”引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對(duì)于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。

　　這里要解決兩個(gè)問題，其一，“不知道”即主觀無過錯(cuò)。那么，“不知”如何來確定？司法實(shí)踐中，對(duì)于“不知”通常按照正常人的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，是否能發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為。銷售商對(duì)此負(fù)有舉證責(zé)任，必須證明自己銷售侵權(quán)商品已經(jīng)盡到合理的謹(jǐn)慎審查。即如銷售商能證明已經(jīng)盡到合理的注意義務(wù)，即可免于承擔(dān)民事賠償責(zé)任。其二，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，一般需要有正規(guī)合法的進(jìn)貨渠道。不能提供合法證據(jù)又不被供貨商承認(rèn)的渠道，一般很難再法庭上被認(rèn)可。而兩點(diǎn)中，如果能證明第二點(diǎn)，一般也認(rèn)為證明了第一點(diǎn)，除非原告又有反證提供。

　　6、注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際商業(yè)化使用

　　請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，確定民事責(zé)任時(shí)可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時(shí)可以酌情考慮未實(shí)際使用的事實(shí)，除為維權(quán)而支出的合理費(fèi)用外，如果確無實(shí)際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊(cè)人或者受讓人并無實(shí)際使用意圖，僅將注冊(cè)商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊(cè)商標(biāo)已構(gòu)成商標(biāo)法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請(qǐng)求。

　　7、被告為自主品牌商標(biāo)，構(gòu)成近似的程度。

　　依據(jù)最高人民法院審判精神，對(duì)于自主品牌的商標(biāo)，確實(shí)沒有造成市場混淆，同時(shí)以技術(shù)對(duì)比形式考查商品類似和商標(biāo)近似程度、考慮請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)的顯著程度和市場知名度。

　　8、停止有關(guān)行為會(huì)造成當(dāng)事人之間的重大利益失衡或有悖社會(huì)公共利益，或者實(shí)際上無法執(zhí)行。

　　依據(jù)最高人民法院審判精神，如果停止有關(guān)行為會(huì)造成當(dāng)事人之間的重大利益失衡，或者有悖社會(huì)的共利益，或者實(shí)際上無法執(zhí)行，可以根據(jù)案件具體情況進(jìn)行利益衡量，不判決停止行為，而采取更充分的賠償或者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)忍娲源胧┝藬嗉m紛。

　　權(quán)利人長期放任侵權(quán)、怠于維權(quán)，在其請(qǐng)求停止侵害時(shí)，倘若責(zé)令停止有關(guān)行為會(huì)在當(dāng)事人之間造成較大的利益不平衡，可以審慎地考慮不再責(zé)令停止行為。

　　9、訴訟時(shí)效。訴訟時(shí)效超期，一般是被告的絕對(duì)抗辯事由。

　　對(duì)于超過兩年訴訟時(shí)效的侵權(quán)及賠償起訴，原告必須證明被告侵權(quán)的持續(xù)狀態(tài)。在此前提下，被告侵權(quán)成立，但是賠償數(shù)額則由起訴之日起向前倒推兩年為限計(jì)算原告的損失或被告的獲利情況。

　　10、關(guān)于域名構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由。

　　對(duì)于原告要求撤銷、轉(zhuǎn)讓、注銷、停止使用與其商標(biāo)相同或近似(包括拼音)域名的訴求，一般依據(jù)《關(guān)于審理因域名注冊(cè)、使用而引起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件的若干指導(dǎo)意見》中“被告域名或其主要部分構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯，或者與原告的注冊(cè)商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)?！睏l款予以抗辯，即原告商標(biāo)必須證明構(gòu)成馳名商標(biāo)，而被告不認(rèn)為原告商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。其次，被告也可證明其對(duì)該域名或其主要部分享有權(quán)益，或有注冊(cè)、使用該域名的正當(dāng)理由。最后，被告證明其對(duì)域名網(wǎng)站作非與原告相同或近似類別商品且非為盈利性電子商務(wù)使用，即非為商業(yè)性目的使用，也是有效抗辯理由之一。

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