北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 苗堃 　　一、前言： 　　對于處理基于日本優(yōu)先權(quán)的申請的代理人來說，如何處理在先日本申請中出現(xiàn)的“からなる”這一詞匯，經(jīng)常是非常頭疼的一件事情。如果翻查字典可知，該詞匯最通常的解釋為“由….構(gòu)成”、“由….組成”，盡管如此，在涉及專利的翻譯中，有的人認(rèn)為其應(yīng)該直接翻譯成“由…構(gòu)成、由…組成”，而有的人則認(rèn)為其應(yīng)該翻譯成“包含”。之所以出現(xiàn)這種譯法不統(tǒng)一的現(xiàn)象，是因為在專利領(lǐng)域中“由….組成”和“包含”所表達(dá)的意義不同。 　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，開放式的權(quán)利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由….組成”的表達(dá)方式，其解釋為還可以含有該權(quán)利要求中沒有述及的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟。封閉式的權(quán)利要求宜采用“由….組成”的表達(dá)方式，其一般解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟。 　　因此，考慮到專利文件的特殊性，以往，處理日文專利申請的翻譯人員和代理人都比較傾向于使用“包含”這一譯文來翻譯“からなる”，以謀求一個相對較寬的保護(hù)范圍，除非根據(jù)說明書中的記載可以明確知道其表達(dá)的是封閉式的權(quán)利要求。 　　但是，在 2008年4月18日復(fù)審委作出的復(fù)審決定FS13094中，復(fù)審委認(rèn)為“からなる”根據(jù)目前字典中的意思，只能翻譯成“由…構(gòu)成”而不能翻譯成“包含”，這里，筆者想基于此決定來探討一下關(guān)于“からなる”的譯法。 　　二、案情介紹 　　前述復(fù)審案件涉及的駁回理由是專利法第三十三條，其涉及的權(quán)利要求是權(quán)利要求2和3。這里，為了方便比較，特將修改前的權(quán)利要求2和3的日文原文和中譯文提供如下。 　　“權(quán)利要求2： 　　請求項1に記載のトリフェニルアミン類からなる有機(jī)正孔輸送剤。 　　有機(jī)空穴輸送劑，其由權(quán)利要求1的三苯胺類構(gòu)成。 　　權(quán)利要求3 　　請求項2に記載の有機(jī)正孔輸送剤からなる有機(jī)正孔輸送層を備えた有機(jī)エレクトロルミネッセンス素子。 　　有機(jī)電致發(fā)光元件，其特征在于，具備由權(quán)利要求2的有機(jī)空穴輸送劑構(gòu)成的有機(jī)空穴輸送層?！? 　　申請人在答復(fù)第二次審查意見時，將權(quán)利要求2和3中的“由…構(gòu)成”修改為“包含”，后審查員發(fā)出第三次審查意見認(rèn)為其修改超范圍，申請人在答復(fù)第三次審查意見時指出，本案系PCT申請，對于權(quán)利要求2和3的修改實際上是改正譯文錯誤，國際申請文本中的“からなる”用于專利技術(shù)文件中時表達(dá)的是一種開放方式，其適當(dāng)?shù)闹形淖g文應(yīng)當(dāng)為“包含”或者“含有”，而非“由…構(gòu)成”。 　　對于此修改，實審部門的意見是“依據(jù)兩種日漢詞典（參見實用科技日語慣用型手冊，宋輝 閻寶利編 國防工業(yè)出版社；或者，日漢科技詞匯大全 王同億主編 原子能出版社）中記載的“からなる”的詞義均為“由…構(gòu)成”、“用…組成”，并無“包含”或“包括”的義項?！?，在此基礎(chǔ)上，實審部門發(fā)出了駁回決定。 　　申請人在提出復(fù)審時，申請人并未對申請文本做修改，而是堅持前述理由進(jìn)行爭辯，對此復(fù)審委發(fā)出《復(fù)審?fù)ㄖ獣?，其中指出“在翻譯詞典中日文“からなる”的詞義是“由…構(gòu)成”、“用…組成”（參見實用科技日語慣用型手冊，宋輝 閻寶利編 國防工業(yè)出版社；或者，日漢科技詞匯大全 王同億主編 原子能出版社），并沒有記載“からなる”有“包含”或者“含有”的義項，由于翻譯詞典具有較高的公信力，其準(zhǔn)確度值得信賴，在請求人沒有提供任何有力的證據(jù)支持其主張的情況下，無法采信“からなる”的中文譯文為“包含”或者“含有”。” 　　本案最終以申請人重新將權(quán)利要求2和3修改為“由…構(gòu)成”而告終。 　　三、觀點分析 　　本案引起爭論的焦點在于“からなる”的譯文到底是什么，是否如復(fù)審委所認(rèn)為的那樣，只能根據(jù)現(xiàn)有詞典中給出的譯文，而認(rèn)定其為“由…構(gòu)成”？還是可以允許申請人基于說明書上下文的意思而將其翻譯為“包含”。 　　根據(jù)筆者處理大量日文申請的經(jīng)驗來看，復(fù)審委的認(rèn)定過于嚴(yán)苛。日本專利申請中，“からなる”這一詞匯很常見，而其表達(dá)的意思又往往以“包含”這一開放式的含義為主。例如，在說明書中出現(xiàn)“AとBからなるC”這樣的句子，但往往后面的敘述中還會記載，C中還可以包含其他的成分，因此，根據(jù)這種上下文關(guān)系來看，這里的“からなる”如果直接按照字典的意思翻譯成“由…構(gòu)成”顯然是不太合適的。 　　實際上，關(guān)于“からなる”這一詞語所表達(dá)的含義，日本專利代理人的觀點也不盡相同，有的日本專利代理人認(rèn)為這種表達(dá)方式是封閉式的，有的則認(rèn)為是開放式的。鑒于這種比較混亂的狀況，以往大部分國內(nèi)專利代理人采取的方式是，先將其翻譯成“包含”，以獲取盡可能大的保護(hù)范圍，在實質(zhì)審查過程中，根據(jù)審查員所提出的問題，再考慮將其根據(jù)說明書的相關(guān)記載，尤其是實施例中的具體例子而修改為封閉式。也有的專利代理人，通過事先仔細(xì)閱讀全文，如果不能明確其一定只是表達(dá)封閉式的意思，則，暫且將其翻譯成“包含”。 　　但是，從這次的復(fù)審案件來看，復(fù)審委的意見似乎否定了以往代理人的做法，也就是說，對于“からなる”這一詞語必須翻譯成“由…構(gòu)成”。雖然，復(fù)審委對于個案的決定對其他案件的審理不具有約束力，但是，其某種程度上也代表了復(fù)審委的觀點，如果這樣的話，那么以往的PCT申請的譯文中，“からなる”被翻譯成“包含”的那些案件，其中的“包含”是否應(yīng)該認(rèn)定為表達(dá)的是“由…構(gòu)成”這種封閉式的意思呢？ 　　因為本案以申請人放棄原來的修改而結(jié)案，并未涉及行政訴訟程序，因此，也并不清楚法院對此是如何認(rèn)定的。筆者試想，如果法院與復(fù)審委持同樣的意見，也就是，認(rèn)為由于目前的翻譯詞典中普遍給出的解釋為“由…構(gòu)成”，而且翻譯詞典具有較高的公信力，其準(zhǔn)確度值得信賴，在請求人沒有提供任何有力的證據(jù)支持其主張的情況下，無法采信“からなる”的中文譯文為“包含”或者“含有””，那么，對于PCT申請，在判定侵權(quán)的時候，似乎對于專利權(quán)人不太公平。因為，即使其授權(quán)文本的權(quán)利要求中的表述為“包含”，只要其對應(yīng)的日文是“からなる”，則，其保護(hù)的范圍只能是封閉式。 　　不過，雖然復(fù)審委的認(rèn)定比較嚴(yán)苛，但是，從保持公眾和專利權(quán)人的權(quán)利平衡的角度上講，似乎這種做法也是必須的。因為，如果允許專利權(quán)人任意解釋“からなる”所表達(dá)的意思，則會導(dǎo)致保護(hù)范圍的不確定性，從而對于公眾來說也是不利的，因此，必須要設(shè)立一個相對公正的標(biāo)準(zhǔn)，在本案中，則是選用了相對具有公信力的詞典。 　　四、結(jié)論 　　筆者認(rèn)為，為了徹底避免上述這種由于對“からなる”的理解不同所導(dǎo)致的譯文不同，以致于導(dǎo)致保護(hù)范圍不確定的現(xiàn)象，應(yīng)該從日文申請文件本身進(jìn)行調(diào)整。也就是說，應(yīng)該呼吁日本申請人使用更為明確的表達(dá)方式來代替“からなる”這種相對曖昧的表達(dá)。比如，如果想要表達(dá)封閉式的意思就使用“のみからなる”這樣的表述，如果想要表達(dá)開放式的意思就使用“含む”這樣的表述。只有真正從日文原文上做到明確，才能更好地保證譯文的準(zhǔn)確，從而可以保證權(quán)利范圍的穩(wěn)定、明確。