2014年12月10日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第24591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，該決定涉及國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2006年11月15日公告授權(quán)的名稱為《具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑及其藥用制劑》、專利號(hào)為03139760.3的發(fā)明專利。

該專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求1如下：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑，其特征在于，該化合物的結(jié)構(gòu)通式如下所示：

（I）

 其中，A為苯環(huán)或吡啶環(huán)，環(huán)上無取代基或含有1至4個(gè)取代基，取代基為鹵素、1至4個(gè)碳原子的烷基或三氟甲基：

 B為苯環(huán)；Z為共價(jià)鍵；Y為-CO-NH-CH2-；R1、R2分別為氫或1至4個(gè)碳原子的烷基；R3為氫；R4為氨基； X1、X2、X3、X4其中之一為鹵素或1至4個(gè)碳原子的烷基，其余為氫?！?/span>

針對(duì)上述專利權(quán)，無效宣告請(qǐng)求人于2013年11月13日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了無效宣告請(qǐng)求及證據(jù)，其理由是本專利權(quán)利要求1-6不符合專利法第33條、第26條第4款、第22條第3款以及專利法實(shí)施細(xì)則第20條第1款的規(guī)定，說明書不符合專利法第33條的規(guī)定，請(qǐng)求宣告本專利權(quán)利要求1-6全部無效。

專利權(quán)人針對(duì)上述無效宣告請(qǐng)求于2014年01月26日提交了意見陳述書以及反證。

專利復(fù)審委員會(huì)本案合議組于2014年02月11日將上述意見陳述書及其附件轉(zhuǎn)送給請(qǐng)求人，并要求其一個(gè)月內(nèi)答復(fù)。請(qǐng)求人期滿未提交答復(fù)意見。

2014年07月03日專利復(fù)審委員會(huì)本案合議組向雙方當(dāng)事人發(fā)出了口頭審理通知書，定于2014年 08月19日舉行口頭審理。

2014年08月19日，口頭審理如期舉行，雙方當(dāng)事人均出席了本次口頭審理。在口頭審理過程中，合議組記錄如下事項(xiàng)：

（1） 專利權(quán)人當(dāng)庭提交申請(qǐng)文件的修改文本，將授權(quán)公告的權(quán)利要求1修改為：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿?，其特征在于，該化合物的結(jié)構(gòu)式如下所示：

”

合議組當(dāng)庭將上述修改文本轉(zhuǎn)送給請(qǐng)求人。

（2）關(guān)于修改文本，請(qǐng)求人認(rèn)為：因權(quán)利要求1-3的修改不屬于并列技術(shù)方案的刪除，故其超出了規(guī)定的期限，不能被接受。

專利權(quán)人認(rèn)為權(quán)利要求1是對(duì)取代基定義的進(jìn)一步限定，屬于對(duì)馬庫什并列技術(shù)方案的刪除，權(quán)利要求2刪除了原權(quán)利要求4中“或由于核受體活性下降”的部分，也屬于并列技術(shù)方案的刪除，故應(yīng)當(dāng)允許。

專利復(fù)審委員會(huì)合議組作出無效宣告請(qǐng)求審查決定，合議組認(rèn)為：本案中，專利權(quán)人將權(quán)利要求1的馬庫什通式化合物修改成具體化合物，該化合物是其說明書實(shí)施例2具體制備的唯一化合物。并且，對(duì)于本專利授權(quán)文本權(quán)利要求所概括的通式化合物，申請(qǐng)人在說明書中僅給出了其中兩個(gè)具體化合物的制備過程以及結(jié)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)，即實(shí)施例2和4；而在這其中，僅測(cè)試了實(shí)施例2化合物的活性效果，包括對(duì)組蛋白去乙?；傅捏w外抑制以及對(duì)腫瘤細(xì)胞的生長抑制作用，未給出任何與實(shí)施例4化合物相關(guān)的活性測(cè)試情況描述。所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀本專利說明書，根據(jù)該說明書所記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)可以獲知，上述實(shí)施例2化合物是本專利的發(fā)明核心所在。

專利審查指南對(duì)無效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行了限制，其規(guī)定修改權(quán)利要求書的具體方式一般僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除?？梢钥闯?，專利審查指南一方面強(qiáng)調(diào)絕大多數(shù)情況下以上述三種修改方式為原則，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對(duì)本案的修改，合議組認(rèn)為：盡管專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求1所作的上述修改不屬于并列技術(shù)方案的刪除，但是，修改后的具體化合物不僅在專利說明書中有明確記載，而且其屬于本專利的發(fā)明核心所在。如果允許專利權(quán)人進(jìn)行上述修改，則能夠更加充分地體現(xiàn)專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，并且有助于專利確權(quán)程序在評(píng)判專利的技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)聚焦發(fā)明實(shí)質(zhì)；同時(shí)，鑒于修改后的具體化合物在專利說明書中已被作為專利核心內(nèi)容公開并在其保護(hù)范圍之內(nèi)，允許上述修改也不會(huì)帶來公示性方面的問題；因此，上述修改并不違背專利審查指南對(duì)修改方式進(jìn)行限制的初衷，應(yīng)可以作為例外情形而被接受。由于專利審查指南并沒有對(duì)上述修改方式的修改時(shí)機(jī)作出限制，因此，專利權(quán)人在口頭審理當(dāng)庭提交的上述修改應(yīng)當(dāng)被允許。

案例評(píng)析

本案例是關(guān)于無效宣告程序中對(duì)專利文件修改的典型案例?！秾＠ā穼?duì)于在無效宣告程序中對(duì)專利文件的修改沒有相關(guān)規(guī)定，《專利法實(shí)施細(xì)則》第69條中有規(guī)定：

“在無效宣告請(qǐng)求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人不得修改專利說明書和附圖，外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人不得修改圖片、照片和簡要說明。”

《專利審查指南》2010版中進(jìn)一步規(guī)定了：發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠募男薷膬H限于權(quán)利要求書，其原則是：

（1）不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。

（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。

（3）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（4）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

在滿足上述原則下，《專利審查指南》進(jìn)一步限制了權(quán)利要求的修改方案：一般僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。

上述前兩條原則的規(guī)定是為了合理保護(hù)公眾的利益不受損害，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在公告授予發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)后，公眾通過閱讀授權(quán)的專利文件的權(quán)利要求書，就可以清楚地知曉該專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，從而規(guī)范自己的生產(chǎn)經(jīng)營行為，對(duì)于權(quán)利要求沒有要求保護(hù)而又在說明書中公開的技術(shù)方案，該方案視為捐獻(xiàn)給了公眾，如果允許專利權(quán)人通過修改權(quán)利要求而改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱或者擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，就有可能導(dǎo)致公眾原本認(rèn)為不會(huì)侵犯專利權(quán)的生產(chǎn)經(jīng)營行為變成侵權(quán)行為，從而誤導(dǎo)公眾侵權(quán)，也有損國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的信譽(yù)。

對(duì)于上述前3條原則的規(guī)定，《專利審查指南》中都給了絕對(duì)的規(guī)定，上述前三條的規(guī)定對(duì)于平衡專利權(quán)人與公眾之間的利益存在的爭(zhēng)議也較小，關(guān)鍵在于第四條，一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，這里的“一般”應(yīng)該作何理解，例外的情況有哪些，審查指南中并未有進(jìn)一步的說明。

實(shí)際上，《專利審查指南》中的上述第四條的規(guī)定，是為了避免使無效宣告請(qǐng)求程序?qū)嵸|(zhì)上變?yōu)槟芊袷谟鑼＠麢?quán)的實(shí)質(zhì)審查程序，無效宣告制度設(shè)置的機(jī)制在于對(duì)已授予的專利權(quán)在公眾的輔助下進(jìn)行再次審查，審查該專利權(quán)是否授權(quán)不當(dāng)，以防止專利權(quán)人妨害公眾的利益。

本案中，合議組明確指出了專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的修改不屬于技術(shù)方案的刪除，即不屬于《專利審查指南》中所列的“一般”情況，其給出的主要理由是：（1）修改后的技術(shù)方案是專利的發(fā)明核心，允許這樣的修改能夠體現(xiàn)專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意以及在專利確權(quán)程序中聚焦發(fā)明實(shí)質(zhì)；（2）允許上述修改不會(huì)影響公示性。

專利權(quán)人的在口審當(dāng)庭提交的權(quán)利要求的修改方式屬于增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，如果允許這樣的修改，那么對(duì)于這樣的修改方式，修改后的權(quán)利要求的技術(shù)特征發(fā)生了變化，請(qǐng)求人原提交的證據(jù)所針對(duì)的權(quán)利要求的技術(shù)特征發(fā)生了變化，相應(yīng)的，原提交的證據(jù)很可能已經(jīng)無法適應(yīng)修改后的權(quán)利要求，這時(shí)，無效宣告的請(qǐng)求人理論上應(yīng)該再獲得一次補(bǔ)充證據(jù)的機(jī)會(huì)，但是，《專利審查指南》中關(guān)于請(qǐng)求人舉證的時(shí)限是有明確限制的，一是自提出無效宣告請(qǐng)求之日起1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，二是針對(duì)專利權(quán)人合并式修改權(quán)利要求或者提交的反證，請(qǐng)求人在復(fù)審委指定的期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，可見，《專利審查指南》中也未明確給出對(duì)于增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，請(qǐng)求人是否可以補(bǔ)充證據(jù)以及補(bǔ)充證據(jù)的期限，如果復(fù)審委沒有告知或者不允許無效宣告請(qǐng)求人可以在指定的期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，那么，這樣的程序顯然對(duì)無效宣告的請(qǐng)求人顯失公平，如果復(fù)審委明確告知無效宣告請(qǐng)求人可以在指定的期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，那么無效宣告所針對(duì)的事實(shí)、證據(jù)以及結(jié)合證據(jù)所闡述的理由很可能都會(huì)發(fā)生變化，這時(shí)，復(fù)審委很可能還需要再次進(jìn)行口頭審理，耗費(fèi)更多的時(shí)間與精力，這樣，最終造成的結(jié)果就是使無效宣告程序最終實(shí)質(zhì)上等同于實(shí)質(zhì)審查程序，這只會(huì)降低專利制度的信譽(yù)，極大地?fù)p害了專利制度的莊嚴(yán)性。并且，如果允許這樣的修改，那么專利權(quán)人在撰寫申請(qǐng)文件以及在實(shí)質(zhì)審查的過程中，便可以放心大膽地追求過寬的保護(hù)范圍而不用考慮后續(xù)的確權(quán)程序中會(huì)因此而導(dǎo)致權(quán)利的喪失，因此，其后果無非是專利權(quán)人在有人請(qǐng)求無效宣告其專利無效時(shí)再重新將說明書中所記載的發(fā)明的核心內(nèi)容增加到權(quán)利要求書中，使無效程序?qū)嵸|(zhì)變?yōu)榈诙螌?shí)質(zhì)審查程序，損害了專利制度的信譽(yù)。因此，無效宣告程序既要平衡專利權(quán)人的利益，又要平衡無效宣告請(qǐng)求人的利益，同時(shí)還要考慮到專利制度設(shè)置不同的程序的意義，維護(hù)專利制度的權(quán)威和信譽(yù)。

另一方面，如果考慮到不允許這樣的修改是將無效宣告中的修改原則理解得過于嚴(yán)苛，不利于鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，對(duì)此，筆者認(rèn)為，專利在無效宣告程序之前，有審查程序以及針對(duì)該審查程序的補(bǔ)救程序——復(fù)審程序，即從法律的程序上來講，已經(jīng)考慮到撰寫方面可能會(huì)存在的問題以及需要針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的水平確定專利要求保護(hù)的范圍，并相應(yīng)地給了專利權(quán)人足夠的時(shí)機(jī)去修改和調(diào)整，另外，經(jīng)過了幾十年的發(fā)展和成長，我國的專利代理人的撰寫水平也有了長足的進(jìn)步，如果不允許本案中的這種修改方式也有利于約束專利權(quán)人在申請(qǐng)和審查階段將權(quán)利要求的保護(hù)范圍限定地過于寬泛，避免損害公眾的利益。